milto ns 1p •
Le Canada ne souffre pas d'un manque de recherche et les Canadiens disposent de beaucoup d'idées innovatrices. Cependant, les Canadiens ne possèdent pas de bons antécédents quant à la commercialisation réussie de leurs innovations. Les Canadiens ont bâti leur richesse et leur bonheur grâce aux riches ressources naturelles, mais cette ère arrive à sa fin. Si nous souhaitons éviter de devenir amers et pauvres, nous devons augmenter rapidement la commercialisation et la production et l'exportation de nos produits et services à valeur ajoutée. Nous sommes déjà bien loin derrière nos pairs économiques, comme la Suède, donc nous devons progresser rapidement sur ce point. Les Suédois soumettent cinq fois plus de demandes de brevets et de marques de commerce par personne que les Canadiens dans les pays de la
<<
BRIC
»
(Brésil, Russie, Inde et Chine). Par conséquent, l'objectif de cet ouvrage est de vous donner un aperçu des principes de base du droit de la propriété intellectuelle et de vous aider à commencer à faire de votre organisme un organisme intelligent en matière de PI. Pour obtenir de plus amples renseignements et pour trouver des réponses à des questions particulières concernant les brevets, les marques de commerce et les droits d'auteur, consultez notre Wiki sur la Pl à l'adresse suivante:
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J'aimerais remercier l'EDC et le PARl-CNRC qui ont été d'excellents partenaires. Ils avaient comme vision de reconnaître l'importance d'accroître la sensibilisation envers la propriété intellectuelle et ils ont rapidement appuyé cet ouvrage. Neil Milton Ottawa,
2010 www
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miltonsip
.
c om
Le droit canadien de la propriété intellectuelle pour les nuls;" Édition spéciale Publié par
John Wiley & Sons Canada, Ltd. 6045 Freemont Boulevard Mississauga, Ontario, L5R 4J3
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Le droit canadien de la propriété intellectuelle POUR
LED NULtY ÉDITION ôPÉ.CIALE
Henri Channasson John Buchaca Neil Milton Diana Byron
6BWILEY John Wiley & Sons Canada, Ltd.
Remerciements de l'éditeur Nous sommes fiers de ce livre; faites nous parvenir vos commentaires
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Voici quelques-unes des personnes qui nous ont aidés
Acquisitions et rédaction Rédacteur: Robert Hickey
Directrice de la rédaction : Pamela Vokey
Vice-présidente, services de publication : Karen Bryan Coordonnatrice de projet: Kristie Rees Mise en page : Claudia Bell Lecture d'épreuves (version anglaise):
Réviseure (version anglaise): Kelli Howey
Caitie Copple
Lecture d'épreuves (version française):
Traductrice: Jane Mitchell Réviseure (version française): Marie-Pierre Lavoie
Jane Mitchell, Marie-Pierre Lavoie
John Wiley & Sons Canada, Ltd. Deborah Barton, vice-présidente et
Bandes dessinées: Rich Tennant
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Publication et rédaction pour les Nuls consommateurs Diane Graves Steele, vice-présidente et rédactrice, les Nuls consommateurs Kristin Ferguson-Wagstaffe, directrice du développement, les Nuls consommateurs
Ensley Eikenburg, rédactrice adjointe, voyage Kelly Regan, directrice de rédaction, voyage Services de composition Debbie Stailey, directrice des services de composition
Table des matières lntroduction
1
.......................................................
À propos de ce livre
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.................. ............. . ... ..............................
Suppositions bêtes
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..........................................................
1 2
Organisation de ce livre ............................................................ 2 Partie 1 : Comprendre les biens de propriété intellectuelle .............................. ................................... 2 Partie II : Mettre à profit la propriété intellectuelle .... 3 Partie III : La partie des dix ............................................. 3 Icônes utilisées dans ce livre.................................................... 3
Partie 1 : Comprendre les biens de propriété intellectuelle
.....................................................
Chapitre 1 : Introduction à la propriété intellectuelle
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5 .
7
Expliquer la propriété intellectuelle ........................................ 7 Définir les droits de PI... .................................................. 8 Types de PI ....................................................................... 9 Considérer les avantages de la protection de vos droits de Pl.. ................................................................... 10 Contenir vos adversaires.............................................. 11 Développer une nouvelle source de revenus............. 12 Ajouter de la valeur à votre entreprise....................... 14 Recourir à un professionnel ................................................... 14 Obtenir l'aide dont vous avez besoin ......................... 15 Reconnaître la personne idéale pour le travail... ....... 15
Agen ts de brevet et de mar q ue de commerce agréés . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 1 6 Avocats d e PI non inscrits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 .
. .. . .. ..
.
. .
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Garder le secret ............................................................. 1 7 Trouver un expert en PI.. .............................................. 1 7 Qualifier un expert en PI.. ............................................. 18 Retenir les services d'un expert en PI... ...................... 19 Travailler avec des experts en PI étrangers ........................................................... 20 Payer les violons ........................................................... ........... 20 Évaluer les coûts............................................................ 21 Gérer les dépenses ........................................................ 22 Coordonner avec d'autres experts ........................................ 23
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Le droit canad i e n de la propriété i nte l l ectu e l l e pour les n u l s
Chapitre 2: Maîtriser les brevets
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25
Présentation des brevets ........................................................ 25 Examiner ce que votre brevet peut faire pour votre pays ................................................................... 26 Découvrir ce que votre brevet peut faire pour vous .................................................................... 27 Comprendre les limites de vos droits à titre de détenteur de brevet ................................................... 28 Peser le pour et le contre ........................................................ 29 Test, test, test 1, 2, 3 ................................................................ 30 Se rendre utile ............................................ .................... 31 Élaborer une nouvelle approche ................................. 31 Éviter les évidences ....................................................... 32 Évaluer ce que vous avez ........................................................ 33 Définir l'invention par écrit
.........................................
33
Qualifier l'invention ........................................ ............... 33 Trouver un inventeur .................................. .................. 34 Établir la propriété . ......................................... .............. 34 Faire une demande de droits de brevet ................................ 35 Demandes provisoires ..................... ............................. 36 Rechercher et naviguer................................................. 37 Procéder à la demande
.
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.............................................. ..... ......
39
Être en tête de file ............................................ .............. 39 Rédiger le document ..................................................... 39
Définir votre revendication Résumer votre invention Décrire votre invention .
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..... ...... ..... .
............
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...
....
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......
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......... .
. . ..
... ... .. ... ........ . .
.....
40 41 41
Poursuivre la demande .............................. .............. ............... 41 Demander un brevet à l'étranger ........................................... 43 Poursuivre les brevets aux États-Unis ........................ 43 Étendre ses activités à l'étranger ................. . .............. 45 Bénéficier des traités Au-delà des demandes
.
. .
..................................... ....... .. ...
45
. ................ 4 7
...........................................
Explorer d'autres possibilités ............................................ .... 49 Garder le secret
.
....... ........... ... 49
......... ..............................
Publier pour empoisonner le puits.............................. 51
Chapitre 3: Protéger vos marques de commerce
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53
Faire votre marque .................................................... .......... .... 53 Se distinguer de la concurrence
.
..... .....................
.. .
. .............
55
Passer aux étapes suivantes ................................ ..... .. ............ 58 Décider s'il faut déposer votre marque ... ........ ....... .... 59 Dégager la voie ............................................ ............... .... 61 Trouver des marques de commerce déposées.......... 61
_______
(/ÎÎ
Table des matières
Rechercher des marques de commerce adoptées .... 62 Soumettre une demande de dépôt .............................. 63 Conserver votre marque déposée ............................... 64 Faire affaire à l'étranger . . .............................................. 65 Faire respecter votre marque................................................. 67 Contrefaçon de vos droits ............................................ 68 Concurrence déloyale ou trompeuse .......................... 69
Chapitre 4 : Faire valoir vos droits d'auteur
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71
Arriver à comprendre.............................................................. 7 2 S i vous l e rédigez, ils viendront ................................... 73 Être original .................................................................... 74 Démêler les questions de propriété .................................. .... 74 Créer la propriété .......................................................... 75 Unir ses forces ............................................................... 76 Transférer la propriété
.................................................
76
C'est officiel .............................................................................. 7 7 Contrefaçon d e droit d'auteur................................................ 7 8 Lire vos droits .......................................................................... 7 9 Interdire l a reproduction .............................................. 7 9 Interdire l a préparation d'œuvres dérivées ............... 8 0 Empêcher l a distribution non autorisée ..................... 8 0 Empêcher les prestations publiques............. .............. 8 0 Protéger votre réputation artistique ........................... 81 Exceptions aux règles .............................................................. 82 Utilisation équitable ...................................................... 82 Réclamer des exemptions et des privilèges ............... 82
Chapitre 5: Découvrir les dessins industriels
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85
Définir les dessins .................................................................... 85 Déposer votre dessin............................................................... 8 7 Principes d e base........................................................... 8 8 Vous assurer d'avoir l e droit d e présenter une demande .............................................................. 89 Remplir la demande ...................................................... 90 Titre ....................................................................... 91 Description ............................ . .............................. 91 Dessins .................................................................. 91 Traiter votre demande .................................................. 91 Accélérer les choses............................................. ......... 93 Faire affaire à l'étranger ................................................ 94
fiiii
Le d ro it c a n a d i e n de la p ropriété i nte l l e ctu e l l e p o u r l es n u ls
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Partie 11 : Mettre à profit la propriété intellectuelle
95
...................................................
Chapitre 6: Faire respecter vos droits de Pl
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97
Attraper les copieurs ............................................................... 9 7 Contrefaçon d e droit d'auteur ...... ............................... 9 8 Déterminer s i l'on a enfreint votre droit d'auteur ..... 98 Prendre une marque de commerce ............................. 99 Se heurter contre un brevet ......... . . . . . ......................... 100 Contrefaçon d'un dessin industriel ... ........................ 100 Poursuivre les contrevenants
..............................................
100
Mettre en garde ............................................................ 101 Aller devant les tribunaux
..........................................
102
Défendre vos droits .... ........................................................... 103 Contester l'étendue de vos droits
Brevets Dessins industriels Droit d'auteur Marques de commerce
.............................
103
1 03 1 03 1 03 1 04
............................................................
........................................
................................................
.................................
Invalider votre revendication..................................... 104 Remettre en question la propriété de votre PI ........ 104 Épuiser vos droits........................................................ 105 Prétendre que vous n'avez pas agi immédiatement ........................................................ 105 Atteindre la ligne d'arrivée ................................................... 105 Règlements
...................................... .............................
106
Décisions ....................................................................... 106
Chapitre 7 : Mettre à profit de vos droits de Pl
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107
Vendre et octroyer des licences .......... . . .............................. 108 Comprendre les licences.............................. ......................... 109 Octroyer des licences ............................................................ 110 Examiner les éléments de base d'une licence .................... 113 Par écrit......................................................................... 113 Se faire payer : Rémunération .................................... 115 Production de rapports ............... ............................... 116 Céder au lieu d'octroyer une licence
..................................
116
Élaborer une stratégie de commercialisation .................... 11 7
______
Chapitre 8 : Mettre à profit de la Pl de quelqu'un d'autre .
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IX
Table des matières
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119
Être détenteur de licence ...................................................... 119 Utiliser les demandes de PI publiées comme outil de recherche ............................................................................ 121 Techniquement parlant .............................................. 122 Suivre vos concurrents ............................................... 123 Trouver des partenaires ............................................. 123
Partie 111 : La partie des dix........................... 125 Chapitre 9 : Dix méprises communes sur la Pl Un brevet me rendra riche
.
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...................................................
127 127
Je dois attendre d'avoir encadré le dépôt de ma PI et de l'avoir accroché au mur avant de me lancer en affaires 128 Je l'ai trouvé sur Internet, donc je peux l'utiliser gratuitement ...................... ................................................. 128 La PI n'est que pour les entreprises de technologie
.........
128
Je dois attendre que mon produit se vende avant de présenter une demande de marque de commerce ........ 129 Le droit de PI ne représente tout simplement qu'un billet de litige coûteux ....................................................... 129 Un seul droit de Pl est tout ce dont j'ai besoin .................. 129 Si j'ai acheté la PI, je la possède sûrement ......................... 130 J'ai 12 mois après avoir divulgué mon invention pour présenter une demande de brevet................................... 130 Le Canada est un pays futé en matière de PI...................... 130
Le droit c a n a d i e n de la propriété i nte l l ectu e l l e p o u r les n u ls
_
Introduction
B
ienvenue au Le droit canadien de la propriété intellectuelle pour les nuls. Puisque le droit de la propriété intellectuelle (Pl) est très complexe et toujours en pleine évolution, le présent ouvrage n'est pas un guide pratique. Le but de ce livre est plutôt de vous présenter quelques-unes des caractéristiques clés du droit de la PI et de vous mettre sur le bon chemin afin de faire de votre entreprise une entreprise « intelligente en matière de PI ». Comme nous en discutons dans ce livre, un expert qui se spécialise en PI est un membre essentiel de votre équipe lorsque vous abordez les questions concernant la propriété intellectuelle. Doté de ce que vous aurez appris dans ce livre, vous serez mieux équipé pour interagir avec vos experts en PI et leur donner des instructions - ce qui, heureusement, vous fera gagner du temps et de l'argent. De plus, vous aurez une idée plus claire à savoir comment intégrer la PI dans votre stratégie d'affaires .
À propos de ce liflre Ce livre ne vous fera pas de vous un expert en PI, mais nous espérons qu'il vous donnera une bonne compréhension des principes du droit de la Pl. Nous vous présentons les quatre types principaux de droits de PI : les brevets, les marques de commerce, les droits d'auteur et les dessins industriels . Nous offrons également des suggestions qui pourraient vous aider, vous et votre entreprise, à tirer le meilleur parti de ces droits . Ce livre ne remplace pas les conseils juridiques d'un expert spécialisé. Lorsque vous composerez avec la PI et les droits de PI, vous ferez possiblement face à des problèmes juridiques difficiles. Et il n'existe qu'une réponse définitive aux questions j uridiques : Ça dépend. Donc, assurez-vous d'obtenir des conseils juridiques auprès d'une personne compétente.
2
Le d roit canad i e n de l a propri été i n ete l l ectu e l l e pour les n u l s
__
Suppositions bêtes Bien que nous ne venions tout juste de nous rencontrer, nous avons fait des suppositions à propos de vous . Nous espérons que cela ne vous dérange pas . Nous supposons que du fait que vous ayez ramassé notre livre, un ou plusieurs des points suivants sont valables : v
Vous avez un esprit entrepreneurial
v
Vous travaillez dans un domaine créatif, comme l'édition, la rédaction ou la programmation informatique
v
Vous êtes inventeur, scientifique etjou ingénieur
v
Vous êtes vice-président ou gestionnaire de marketing d'une moyenne entreprise
v
Vous êtes intéressé à en savoir plus sur la PI et comment votre entreprise peut mettre son utilisation à profit
Or9anisation de ce liflre Droit de la propriété intellectuelle au Canada pour les nuls est organisé de manière à ce vous puissiez accéder facilement à l'information dont vous avez besoin. Si vous souhaitez vous pelotonner et lire le livre au complet, allez-y, n'hésitez pas . Par contre, si vous avez une question ou un domaine d'intérêt particulier, n'hésitez pas à vous rendre directement à cette section.
Partie 1 : Comprendre les biens de propriété intellectuelle La partie 1 vous présente la propriété intellectuelle et les experts qui peuvent vous aider à sécuriser vos droits de PI. Nous vous montrons également les principes de base des quatre types de Pl et vous offrons des conseils sur la meilleure façon de protéger vos droits .
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I ntro d u ction
Partie 11 : Mettre à profit la propriété intellectuelle La partie II vous explique comment faire respecter vos droits de PI afin d'empêcher les copieurs de voler vos bénéfices . De plus, nous vous montrons comment monétiser vos droits de Pl en octroyant des licences à des tiers . Finalement, nous vous suggérons comment mettre à profit la Pl d'autres personnes.
Partie 111
:
La partie des dix
Tous les livres Pour les nuls disposent d'une partie des dix et ce livre ne fait pas exception à la règle. Dans cette partie, qui contient de l'information précieuse dans un format « en un coup d'œil », nous démêlons quelques méprises quant à la PI en général.
]cônes utilisées dans ce liflre Dans le livre, ces petits symboles se trouvent dans la p artie gauche de la page. Voici ce que les icônes signifient : Attire votre attention sur des renseignements clés qui valent la peine de rappeler.
Indique de l'information utile conçue pour vous faciliter d avantage la vie en matière de PI. Vous avertit des erreurs communes que vous pourriez commettre et d'autres facteurs qui pourraient être dangereux pour votre santé en matière de PI.
3
fi,
le d roit c a n a d i e n de l a p ropriété i n ete l l e ctu e l l e p o u r les n u l s
__
Partie 1
Comprendre les biens de propriété intellectuelle
S:
Dans cette partie...
vous lisez cette page, vous avez probablement une nvention, une création intellectuelle, une marque d e commerce ou un dessin industriel que vous souhaitez protéger contre tous les copieurs . Et bien, vous êtes au bon endroit. Dans cette partie, nous vous donnerons une vue d'ensemble de la propriété intellectuelle (PI) et vous expliquerons pourquoi il est important de protéger ces biens .
Chapitre 1
Introduction à la propriété inte l lectuelle Dans ce chapitre Découvrir les principes de base de la Pl Comprendre les avantages de la PI Apprendre comment et pourquoi choisir un expert pour vous guider Obtenir des conseils pour savoir comment gérer les coûts Incorporer votre programme PI dans votre stratégie d'affaires
B
ienvenue au monde de la propriété intellectuelle, aussi appelée PI. Si vous avez déjà créé, inventé ou nommé quelque chose que vous vendez, félicitations - vous possédez déjà de la propriété intellectuelle. Et mieux encore, cette Pl pourrait être d'une très grande valeur. Pensez aux personnes qui ont créé le scooter Segway ou qui ont écrit le tout premier livre Pour les nuls. Ne serait-il pas merveilleux de pouvoir profiter de votre PI, tout comme eux? Dans le présent chapitre, nous vous présentons les principes de base de la PI pour que vous puissiez commencer à tâter le terrain et nous discutons de la façon dont un expert peut vous aider à mettre à profit votre PI.
Explit{uer la propriété intellectuelle Alors , qu'est-ce exactement que la propriété intellectuelle? Au fil des ans, nous avons rencontré de nombreuses définitions, notamment « des renseignements ayant une valeur commerciale >>, « un produit exclusif issu du cerveau
>>
8
Partie 1 : Comprendre les biens de propri été i nte l l ectu e l l e
___
et " des choses protégées par des brevets, des droits d'auteur et des marques de commerce ». Bien que toutes ces définitions soient correctes, aucune d'entre elles n'est complète. Voici celle que nous préférons : La propriété intellectuelle est une création immatérielle du cerveau que l 'on peut protéger par la loi. On ne peut pas protéger toutes les créations immatérielles ; seules celles que l'on peut protéger sont considérées comme de la Pl.
Puisqu'elle n'a aucune forme matérielle, la Pl peut être un concept flou. Nous croyons souvent qu'il est plus facile de l'expliquer en fournissant des contrastes, à savoir, ce qu'elle n'est pas. La propriété intellectuelle n 'est pas: Y"
La nouvelle machine merveilleuse que vous avez construite dans votre garage, mais plutôt l'invention intégrée à cette machine.
Y"
La pilule remarquablement efficace pour réduire le cholestérol que vous voyez annoncée à la télévision, mais plutôt la formule et le processus utilisés pour fabriquer cette pilule.
Y"
Le portrait physique qu'un artiste a créé de vous, mais plutôt le droit de reproduire l'image du portrait.
Y"
La tondeuse autoportée que vous démarrez à contrecœur tous les samedis, mais plutôt le nom de la marque qui représente la réputation du produit et de son fabriquant.
Donc, voilà ce que la propriété intellectuelle n'est pas. Dans le reste de cette section, nous concentrons sur ce qu'elle est.
Définir les droits de Pl Les propriétés intellectuelles sont des droits , pas des choses . Le propriétaire des droits peut donc les faire respecter par toute autre partie. Les deux droits les plus fondamentaux qui appartiennent à un propriétaire de propriété intellectuelle sont les suivants :
_____
Cha p itre 1 : I ntro d u ct i o n à la propriété i nte l l ectu e l l e
1;1"
Le droit d'utiliser la propriété sans ingérence de la part d'autres personnes, et
1;1"
Le droit d'empêcher d'autres personnes d'utiliser la propriété.
En vertu d'un cadre établi par l' État, les droits de PI varient de temps en temps , et d'un pays à l'autre. Les droits de PI se distinguent d'autres droits de propriété, comme l'illustrent les exemples suivants : 1;1"
De nombreux utilisateurs différents peuvent utiliser des droits de PI simultanément. Bon nombre de personnes peuvent utiliser les logiciels Windows en même temps, mais seule une personne peut utiliser une chaise à la fois .
1;1"
Les droits de PI ne sépuisent pas. Pour la plupart des droits de PI, plus on les utilise, plus ils ont de la valeur.
1;1"
En règle générale, aucun autre organisme, comme la police ou le gouvernement, ne fait respecter les droits de PI. Vous devez les faire respecter vous-même, dans le pays où la contrefaçon a lieu.
Les droits de propriété intellectuelle sont semblables à un contrat d'option d'achat pour une action - vous n'êtes pas obligé d'intenter une poursuite contre quelqu'un qui enfreint votre droit, mais vous pouvez opter de le faire si vous le souhaitez (voir le chapitre 6 pour en savoir plus sur la façon de faire respecter vos droits) .
T1Jpes de Pl Il existe de nombreuses catégories fondamentales de PI. Chaque catégorie protège des droits différents de différentes façons. Vous pouvez utiliser une catégorie ou plus parmi les suivantes pour obtenir vos droits de PI : 1;1"
Brevets : L'obtention d'un brevet vous permet de protéger votre invention contre le vol absolu. (Nous discutons des brevets au chapitre 2.)
1;1"
Marques de commerce : L'adoption d'une marque de commerce comme nom de marque permet de la conserver, tout comme sa réputation, j uste pour vous.
9
10
Pa rtie 1 : Comprendre les biens de p ropri été inte l lectu e l l e
_ __
(Le chapitre 3 vous renseigne sur les marques de commerce.) � Droits d'auteur : La détention de droits d'auteur vous permet de protéger votre expression artistique contre toute reproduction. (Pour en savoir plus sur les droits d'auteur, consulter le chapitre 4.) � Dessins industriels : L'enregistrement d'un dessin industriel vous permet de protéger les caractéristiques de conception non fonctionnelles d'un produit. (Voir le chapitre 5 pour en savoir plus sur les dessins industriels .) Il existe deux autres catégories de droits qui sont pertinentes à la PI : les secrets commerciaux et les droits contractuels . Contrairement à ce que nous avons décrit ci-dessus , vous ne pouvez faire respecter ces catégories qu'auprès des personnes avec lesquelles vous avez une relation contractuelle. Donc, au sens propre, il ne s'agit pas de droits de propriété puisque vous ne pouvez les faire respecter par une autre partie. Cependant, ils sont importants pour comprendre la PI, donc nous vous les présentons ici : � Secrets commerciaux : La confidentialité d'une formule ou d'un processus de fabrication vous permet de le sauvegarder contre les imitateurs. (Le chapitre 2 révèle des secrets commerciaux.) � Droits contractuels : Donner à quelqu'un le droit d'utiliser l'invention de quelqu'un d'autre ou obtenir de quelqu'un le droit d'utiliser l'invention de quelqu'un d'autre. (Voir le chapitre 7.) Consultez un expert afin de déterminer la meilleure façon de mettre à profit les droits de PL Si vous ne protégez pas vos biens de PI en obtenant vos droits , il est trop tard. Sans protection, n 'importe qui peut reproduire, voler ou modifier votre bien de PL Bref, votre PI non protégée permet aux gens mal intentionnés de garnir leurs coffres à vos dépens.
Considérer les aflantafJes de la protection de flos droits de Pl Il est important d'établir et de protéger vos droits de PI pour au moins trois bonnes raisons :
_____
Chapitre 1 : I ntroducti o n à l a p ropri été i ntel l ectu e l l e
Y'
Avoir un avantage sur vos adversaires
Y'
Créer une source de revenus
Y'
Améliorer la valeur de votre entreprise
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Lorsqu'ils sont obtenus en bonne et due forme, les droits de PI offrent des avantages semblables à ceux des biens réels : vous pouvez les vendre, donner à quelqu'un le droit de les utiliser (voir le chapitre 7) ou vous ou votre entreprise pouvez les utiliser. Pour certaines entreprises, certains droits particuliers sont associés à une valeur énorme. Par exemple, la possession d'un brevet (voir le chapitre 2) donne aux entreprises pharmaceutiques une longueur d'avance de jusqu'à 20 ans, période pendant laquelle la concurrence ne peut fabriquer ou vendre le même médicament. Aspirin, Tylenol et Advil ont tous bénéficié de cette protection. Éventuellement, leurs brevets sont arrivés à échéance, mais les entreprises qui ont lancé ces produits ont perduré en raison du pouvoir de leurs marques (voir le chapitre 3). Pour d'autres entreprises, comme celles qui dépendent de relations plutôt que de produits brevetables , le brevet peut ne pas être de grande valeur, mais une liste de clients peut se révéler très appréciable. La PI entre en jeu ici aussi. Vous pouvez protéger une liste de clients grâce aux secrets commerciaux. Un expert en PI peut vous aider à déterminer la protection de PI dont vous avez besoin pour protéger au maximum votre entreprise.
Contenir flos adflersaires Presque tous les droits de PI vous offrent une façon d 'empêcher les autres de poser des gestes susceptibles de nuire ou de faire concurrence à une partie primordiale de votre entreprise. Vous pensez peut-être que la protection de la PI ne vous concerne pas - que vous pouvez tolérer la concurrence tout en conservant un revenu raisonnable - donc au lieu de payer pour la protection de la PI, vous préférez miser sur le marketing ou une autre activité qui vous semble plus fructueuse
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Partie 1 : Compre n d re l es biens de p ro p r i été i nte l l ectu e l l e
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et rentable. Cependant, nous ne pouvons pas envisager une entreprise qui ne profiterait pas profit de l 'acquisition d'au moins quelques droits de PI. Votre entreprise peut, au moins, se protéger en instaurant un programme de secret commercial. Cela peut empêcher, ou au moins dissuader, d'anciens partenaires ou employés d'utiliser vos méthodes de fabrication ou de marketing ou de voler une liste de clients. À l'opposé, l'acquisition d'un brevet, d'un droit d'auteur et/ou d'une marque de commerce peut vous donner un grand avantage sur la concurrence dans le marché, ainsi que l'influence j uridique nécessaire pour réprimer la contrefaçon. Songez à ce que vos concurrents peuvent faire si vous décidez de ne pas protéger certains droits de PI. Sans clôture en barbelés, le bétail de vos voisins viendrait s'abreuver dans votre puits. Après que ce bétail errant aura épuisé vos maigres ressources en eau, votre ranch ne vaudra même plus ses boules d'herbes sèches. Ne permettez pas à vos concurrents d'épuiser vos ressources en PI.
Déflefopper une noufletfe source de reflenus Bon nombre d'entreprises pensent que la seule façon de rentabiliser leur Pl est de vendre leurs propres produits ou services directement aux clients, depuis derrière une clôture en barbelés qui protège la PI. Cependant, après avoir acquis des droits de PI, vous pouvez également générer un revenu important en : Y"
établissant un contrat de licence avec quelqu'un qui fabriquera votre produit protégé.
Y"
louant votre identifiant commercial à une autre entreprise qui vendra des produits portant votre nom de marque.
Y"
donnant une franchise à d'autres personnes qui fabriqueront ou vendront vos biens et services selon vos directives.
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Cha pitre 1 : I ntrod ucti o n à l a p ro p r i été i nte l l ectu e l l e
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Trop souvent, on ne tient pas compte de ces avantages, mais rappelez-vous qu'en vertu de ces accords , vous faites de l 'argent chaque fois que quelqu'un fabrique, vend ou utilise vos biens ou services. Comme il en est question au chapitre 7, on peut donner des droits de PI à de nombreuses personnes (y compris les concurrents), à de nombreux endroits, en même temps. De plus, de façon générale, plus vous octroyez de licences, plus vos droits acquièrent de la valeur. L'octroi de licences de droits de PI est semblable à la location immobilière. Vous conservez le titre de la propriété (les biens et les droits de Pl) tout en percevant des « loyers » sous forme de redevances (voir le chapitre 7) . Certaines entreprises se limitent à l'acquisition d'une p rotection solide pour un produit ou une technologie, puis octroient les droits de PI à d'autres . Disons qu'un jeune entrepreneur lance une nouvelle collection de vêtements de sport décontractés , améliore sa collection en la dotant d 'un nom de marque et d'un logo attrayants , puis octroie une licence pour la marque à d'autres fabricants une fois celle-ci bien établie. Ensuite, il ferme l'entreprise - sauf, b ien sûr, pour ouvrir les enveloppes contenant des chèques d e redevance trimestriels qu'il se fait une joie d'aller d époser dans son compte de banque. D'autres entreprises choisissent de se concentrer sur leurs activités principales et octroient une licence permettant à d 'autres d'utiliser leur nom afin d'étendre la portée de leur marque. Par exemple, nous avons récemment vu un séchoir à cheveux Revlon en vente, mais un examen plus poussé a en fait révélé qu'il n'était pas fabriqué ou distribué par Revlon . Revlon avait octroyé une licence pour sa marque à un tiers du domaine des séchoirs à cheveux et percevait des redevances sur ce p rolongement de sa marque. Lorsqu'ils sont bien planifiés et commercialisés, les droits de PI peuvent constituer un élément essentiel de votre gamme de produits . S i vous souhaitez générer des revenus supplémentaires sans pour autant quitter complètement l'entreprise, vous p ouvez c onserver le droit de continuer à fabriquer votre produit en o ctroyant des licences non exclusives. Dans ce cas , le t aux d e redevance est moins élevé que pour une licence exclusive (voir de nouveau le chapitre 7 pour en savoir plus) .
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Partie 1 : Comprendre les biens de p ro p r i été i nte l l ectu e l l e
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Ajouter de la rlaleur à rlotre entreprise Lorsque le temps est venu de vendre votre entreprise, vous pouvez réaliser de plus gros profits si : v
vos produits sont protégés par des brevets.
v
les logiciels exclusifs sont couverts par des droits d'auteur.
v
les noms de marque sont uniques et motivants et ne peuvent être copiés par les concurrents .
v
la cote d 'estime - la réputation de l'entreprise - est transférable en vertu du nom de l'entreprise (c'est-à-dire, s 'il ne s'agit pas de votre nom de famille) .
v
la liste de clients est demeurée un secret.
En général, vous tirerez un meilleur profit de votre PI lorsqu'un acquéreur de votre Pl est plus apte que vous à l 'exploiter et à la défendre. Mais vous n'avez pas à vendre votre entreprise pour mettre à profit sa valeur ajoutée en raison de la PL Si vous avez besoin d 'acquérir plus de capital ou d 'emprunter de l'argent, votre Pl peut faire augmenter votre valeur nette, ce qui rend vos actions plus attrayantes aux yeux des investisseurs et offre une sécurité accessoire supplémentaire que le prêteur pourra prendre en considération.
Recourir à un professionnel Si vous êtes comme la plupart des gens , l'idée d'engager un expert, surtout un dont le nom est suivi des lettres « LL.B ••, vous donne des frissons dans le dos, vous donne la chair de poule et vous fait palpiter le cœur. Oui, les avocats sont coûteux, probablement beaucoup plus que vous ne le pensez, surtout s 'ils se spécialisent dans les cas de propriété intellectuelle. Mais attendez, ne paniquez pas - nous allons vous montrer comment réduire les coûts élevés des services professionnels. Tout d 'abord, vous devez accepter que vous aurez tôt ou tard besoin des services d'un expert. L'important c'est de savoir
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Chap itre 1 : I ntro d ucti o n à la propriété i nte l l ectu e l l e
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le genre d'aide dont vous avez besoin, de savoir comment l'obtenir et de vous renseigner autant que possible sur les avantages que la PI vous procure (et ne vous procure pas) .
Obtenir l'aide dont flous aflez besoin Admettez-le, vous avez besoin d'aide professionnelle - et non, nous ne doutons pas de votre santé mentale. Vous avez besoin d'aide professionnelle lorsque vous plongez dans les eaux de la PI, car l'acquisition et l 'utilisation de droits de PI afin de protéger et d'exploiter des biens de PI constituent essentiellement des procédures j uridiques . Et, comme vous le savez, de par leur nature, les lois sont bourrées de nuances , d'exceptions et d'échappatoires. Les lois relatives à la PI ne font pas exception. Bien que vous soyez peut-être tenté d'épargner de l'argent et tout faire vous-même, nous comparons cette approche à si vous étiez votre propre dentiste - c'est possible, mais les résultats sont rarement satisfaisants. Un expert en PI passe beaucoup d 'années à étudier ce sujet afin d'acquérir un niveau de spécialisation que d'autres ne peuvent reproduire facilement. En vous faisant éviter des pièges j uridiques, l'expert en PI vous fera gagner du temps et de l'argent et vous évitera d'avoir à soumettre de nouveau une demande non représentative ou d'autres documents, processus qui peut se révéler coûteux et fastidieux. Qui plus est, l'expert s'assure que vous ne ratez pas des dates d'échéance critiques et que vous ne perdez pas l'occasion d'acquérir la protection de PI dont vous avez besoin. Cet ouvrage, si utile qu'il soit, ne remplace pas le recours aux services d'un expert compétent en PI, si jamais vous avez besoin de le faire.
ReconnaÎtre la personne idéale pour le traflail Puisque la PI est un domaine vaste et complexe, bon nombre d'experts limitent leur pratique afin de n'inclure que des spécialités , comme les demandes de brevets, les cas de
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Partie 1 : Compre n d re les biens de pro p r i été i ntel lectu e l l e
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marques de commerce, les litiges en matière de PI ou les cas de droits d'auteur relatifs au divertissement. Vous devez engager l'expert le mieux qualifié pour s'occuper de votre situation particulière.
A9ents de bref/et et de mart{ue de commerce a9réés Les personnes qui se spécialisent dans la « poursuite » en matière de PI peuvent être accréditées auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) comme agents de brevets ou de marques de commerce. « Poursuite est un mot sophistiqué qui signifie « présenter une demande en vue d'obtenir les droits auprès du gouvernement ». ,
Pour devenir agent de brevet, il faut réussir un examen rigoureux en quatre parties sur les procédures à suivre pour demander un brevet. Pour devenir agent de marque de commerce, il faut passer un examen ou, si l'on est déjà avocat, signer un affidavit à l'effet qu'on a déj à exercé sous la supervision d'un agent de marque de commerce pendant deux ans. Les agents de brevets et de marques de commerce peuvent être des avocats , mais ce qui est important aux fins de la poursuite est qu'ils soient des agents, et de nombreux bons agents ne sont pas avocats. Les agents n'aident cependant pas lorsqu'il est temps de faire respecter les droits de PI (intenter un procès contre quelqu'un) , ou d'octroyer une licence ou d'acheter ou de vendre des droits de PI après qu'on les a obtenus par le biais de la poursuite. Les avocats de PI peuvent vous aider avec ces choses . Dans cet ouvrage, nous utilisons l'expression « expert en Pl » pour désigner une personne qui possède les compétences et l'accréditation nécessaires pour vous aider avec ces questions précises.
Aflocats de Pl non inscrits Certains avocats d'entreprise et de société bien intentionnés n'hésiteront pas à s'attaquer aux questions de PI (autres que les demandes de brevet) - ce qu'ils sont bien sûr autorisés à faire mais pour lesquelles ils ne possèdent par nécessairement les compétences requises. Bon nombre d'entre eux sont très bien renseignés et font de leur mieux, mais sont en terre étrangère lorsqu'il s'agit des faits nouveaux en matière de droit de la Pl.
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Cha p itre 1 : I ntro d u cti on à la propriété i nte l l ectu e l l e
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Soyez particulièrement prudents si vous abordez quelqu'un qui n'est pas expert dans le domaine particulier de la PI pertinent à vos besoins actuels , qu'il s 'agisse de brevets, de marques de commerce ou de droits d'auteur; de poursuite; du respect des droits ou de l'octroi de licences. Questionnez l'expert en PI quant à ses compétences et son expérience à traiter des préoccupations comme les vôtres - ce que vous devriez faire chaque fois que vous consultez un avocat.
Garder le secret Si vous consultez un expert en PI, vous vous inquiéterez peut être à savoir si la confidentialité de votre création pourrait être compromise, mais n'ayez crainte, il est tenu, par obligation fiduciaire, de garder vos confidences, et cette obligation a une durée indéfinie (elle n'échoit jamais) . Si votre expert en PI vend la mèche, en plus d'enfreindre son obligation, il peut avoir de graves problèmes avec son organisme d'agrément (par exemple, le barreau provincial) . Pour cette raison, on considère généralement l'obligation fiduciaire comme<< plus durable et plus solide » que toute autre obligation contractuelle de non-divulgation. Au Canada, les communications avec les avocats sont privilégiées , mais les communications avec les agents de brevets et de marques de commerce ne le sont pas. Les communications privilégiées sont celles que vous n'êtes pas obligé de révéler à votre adversaire pendant un litige. Si vous souhaitez discuter d'un sujet de nature délicate, par exemple si votre entreprise enfreint la PI de quelqu'un d'autre, ayez soin de le faire avec un expert en PI qui est avocat et assurez-vous que la communication est privée. Si vous avez une conversation avec votre comptable dans un restaurant bondé ou dans une salle, il est possible que l'on considère que vous avez renoncé au privilège.
Trouf/er un expert en Pl La meilleure façon et la façon la plus sûre de trouver un expert compétent en PI est sur recommandation de quelqu'un qui a déjà eu recours aux services de cet expert et qui en a été très satisfait. Cependant, d'autres options s 'offrent à vous (en
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Partie 1 : Compre n d re les biens d e p ro p r i été i nte l lectu e l l e
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voici quelques-unes, énumérées selon notre ordre de préférence) : y�
Demandez à un avocat que vous connaissez et en qui vous avez confiance de vous recommander quelqu'un.
y�
Consultez un service de recommandation d'avocats, comme le barreau local.
y�
Consultez la liste d'agents de l 'Office de la propriété intellectuelle du Canada de votre région, disponible en ligne à l'adresse www . opic. ic. ge . ca.
y�
Consultez les listes d'experts en Pl dans l'annuaire téléphonique sous les rubriques Droit de la propriété intellectuelle, Avocats en brevets, Brevets ou Recherche d 'antériorités de brevets et Marques de commerce et droits d 'auteur.
Qualifier un expert en Pl Afin de vous assurer que la personne que vous engagez est la meilleure personne pour le travail, faites passer des entrevues à plusieurs candidats et posez-leur des questions difficiles avant de prendre votre décision finale. Les avocats et les agents se feront un plaisir de vous fournir des références et des échantillons de leur travail et répondront aux questions suivantes : y�
Quels sont vos antécédents techniques?
y�
Depuis combien de temps exercez-vous dans ce domaine?
y�
Qui d'autre, à part vous, travaillerait sur mon dossier?
Lorsque vous faites passer les entrevues aux agents de brevets , posez les questions suivantes : y�
Êtes-vous familier avec mon domaine de technologie?
y�
Avez-vous déjà aidé des clients à obtenir des brevets reliés à mon invention?
y�
Combien de demandes de brevets avez-vous traitées?
y�
Combien de brevets avez-vous obtenus?
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Cha pitre 1 : I ntrodu ction à la propriété inte l l ectu e l l e
Voici quelques questions à poser aux agents de marques de commerce : y�
Combien de demandes avez-vous traitées?
y�
Avez-vous de l'expérience dans le traitement des rapports des examinateurs?
y�
Avez-vous une expérience en matière de traitement des oppositions?
Quand vous faites passer les entrevues aux avocats en octroi de licences , assurez-vous de poser les questions suivantes : y�
Rédigez-vous des licences et d'autres contrats de PI?
y�
Avez-vous déjà travaillé dans ce domaine?
y�
É mettez-vous des opinions en matière de contrefaçon et de non-contrefaçon?
Posez les questions suivantes à un avocat en litige : y�
Avez-vous déjà été chargé de dossiers dans des domaines semblables?
y�
Avez-vous déjà dirigé des procès?
y�
Quelle approche utilisez-vous dans la médiation?
y�
Comment résolvez-vous les dossiers?
Retenir les serflices d1un expert en Pl Lorsque vous êtes prêt à retenir les services d'un expert en PI, exigez un contrat d 'engagement ou un mandat de représentation en justice qui explique clairement tous les services et conditions de votre relation professionnelle . Voici une liste de contrôle partielle des choses les plus i mportantes à inclure : y�
Ce que l'expert en PI fera pour vous .
y�
L'expert de la société qui sera chargé de votre dossier.
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Partie 1 : Compre n d re les biens de pro p r i été i nte l l ectu e l l e
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l"'
Combien coûteront les services et quand vous devrez les payer.
l"'
Les coûts et dépenses supplémentaires que vous pourriez engager.
l"'
Comment annuler le contrat et engager un autre expert.
l"'
La personne que l 'expert en Pl représentera : vous, votre associé ou partenaire, votre entreprise ou le voisin.
Ce dernier point est particulièrement important. Vous demanderez peut-être à votre expert en PI de poser un geste qui n'est pas bénéfique pour votre associé ou votre entreprise. Un conflit d'intérêts éventuel que l'on n'a pas correctement anticipé peut mener, au mieux, à du temps et des dépenses supplémentaires et au pire à une dispute juridique désagréable.
Traflail/er af/ec des experts en Pl étrantJers Vous devez disposer d'un représentant dans chaque administration étrangère dans laquelle vous soumettez une demande de brevet, et souvent pour chaque demande de dépôt d'une marque. La plupart des avocats et agents de brevets entretiennent des relations avec des experts en Pl dans les pays étrangers industrialisés. Quel que soit le cas, vous devez payer les frais des experts en PI et les frais gouvernementaux étrangers. Généralement, ni vous ni votre avocat avez le contrôle de ces coûts, mais demandez toujours une estimation approximative lorsque vous soumettez une demande à l'étranger. Puisque les coûts étrangers ont tendance à être considérablement plus élevés, rappelez-vous de tenir compte de ces dépenses lorsque vous préparez votre budget de PI et planifiez votre stratégie de protection de la Pl. (Pour obtenir de plus amples renseignements sur les coûts, reportez-vous à la section suivante.)
PaiJer les fliolons Les services j uridiques sont coûteux et représentent une très grande partie des sommes que vous dépensez pour
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Cha p itre 1 : I ntro d uction à la propriété i nte l l ectu e l l e
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protéger votre propriété intellectuelle. Nous ne vous cachons rien ici (vous voudrez peut-être vous asseoir), mais ne paniquez pas - nous vous donnons également des conseils pour savoir comment respecter les limites de votre budget en matière de PI.
Éflaluer les coûts Voici les faits sur certains prix considérables. Ne vous étonnez pas si votre expert en PI vous propose des tarifs horaires qui varient entre 200 $ et 500 $. N'oubliez pas que les frais et les coûts, y compris les frais gouvernementaux, changent souvent et peuvent ne pas être les mêmes partout. Malgré le désir d'épargner de l'argent, rappelez-vous le conseil que nous vous avons donné plus tôt, à savoir, de ne pas tout faire vous-même. Notre expérience nous conseille de ne pas nous fier sur ce que le client a fait lui-même. Un expert en PI préférera commencer dès le début au lieu de tenter de démêler l e désordre d'une demande de brevet inadéquate. Vous pouvez payer les services d'un expert en PI d'une des trois façons suivantes : y�
Un tarif horaire
y�
Un montant forfaitaire pour le travail complet
y�
Une combinaison des deux
Si vous consentez à payer des frais horaires, demandez une estimation complète de tous les coûts relatifs au proj et, par ex. , frais de soumission, frais de reproduction et d'expédition , honoraires des agents étrangers e t frais d e gestion. Les frais de gestion, aussi appelés rentes, sont versés aux autorités compétentes en matière de brevets pendant la durée d e vie d 'un brevet. Dans certains pays , les rentes sont dues à c ompter de la date de soumission de la demande. Atte ndez vous à une estimation qui contiendra toute une gamme de coût s , car il est très difficile dès le début de prévoir ce qui arrivera au cours du proj et. Si vous payez un montant forfaitaire, demandez si d'autres dépenses pourraient ne pas être incluses , comme les frais gouvernementaux et les frais de rédaction ou de reproduction. Dans tous les cas , précisez comment et quand vous devrez effectuer les paiements.
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Partie 1 : Compre n d re les biens de p ropriété i nte l l ectu e l l e
Renoncer à Le s
e ntre p re n e u rs
une
d é b uta nts
d'a rgent et désirent offrir à leur expert en Pl une partie de leur entreprise, de leur technolog i e ou d e leur i nvention à m a n q u ent souve nt
___
part du gâteau ,.,.. Une entente de p ai e m e nt contre une part du gâte a u n'est p a s l a même chose q u e d e posséder des a ctions d'une e ntre prise; vous pourriez peut-être verser
proven a nt d e s
titre de paiement pour l es services
des redeva n c e s
o bten u s .
Si vous e n visagez c ette option, pensez d'abord à ceci :
revenus à
,.,.. Si l'expert en P l a cquiert d e s a ct i o n s , c o m m e propriétaire
l'entente financière entière
partiaire de votre e ntreprise ou
de ses biens, i l pourrait avoir l e droit de paro l e quant à la façon dont l' entre p rise est expl oitée. Assurez-vous d'avoir une entente claire et écrite concernant ces q u e stions afin d'éviter un l i t i g e coûteux.
,.,.. Vous n e connaissez toujours pas l a v a l e ur de votre entreprise o u d e votre Pl, donc vous offrez peut-être trop pour l e s s e rv i ces que vous tentez d'obtenir. Vous vous retrouverez peut-être plus ta rd avec des a ctifs insuffisants pour o bte n i r le c a p ita l et l e s r e s s o u r c e s dont vous avez besoi n . Ne v o u s sous-estimez
assu rez-vous d ' é v a l u e r correctement les services et l a P l , etfaites u n échange équitable. pas;
votre a g e nt. M a is,
comme avec n'importe quel a utre
a c cord
écrit
commerc i a l , obte n e z
e t obtenez
par l'opinion d'un
avocat e n affaires.
vou s donnez une p a rt de votre i nvention ou entre prise à quelqu' un, vous d evez le faire
,.,.. Lorsq u e
selon un c a dre d'entreprise l é g a l.
Comme a v e c n'im porte quelle re l ati on d'affaires, assurez-vous de documenter c l a ireme nt les d roits e t l e s respons a b i l ités d e c h a q u e partie. Tout p a i e m e nt doit se conformer a ux lois perti n entes, y compris l e s lois s u r l'impôt et les valeu rs mobilières. N 'o u b l i e z pas que l e s e xp e rts e n Pl ne s o nt p a s avoc ats d'entre p rise ou de valeurs mobi lières et q u e
de telles
e nte ntes
doivent être examinées
par un
expert q u i p o s s è d e u n e e x p é
rience pertinente.
Gérer les dépenses Se renseigner sur la PI (l'un des objectifs premiers de cet ouvrage) , être organisé et efficace et savoir exactement quels sont vos obj ectifs et vos attentes amélioreront énormément la qualité des services que vous recevrez de votre expert en PI, tout en gardant vos coûts à un minimum.
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Cha p itre 1 : I ntro d ucti on à la propriété i nte l l e ctu e l l e
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Votre expert en PI peut vous aider à répartir correctement vos ressources et minimiser les dépenses reliées à la PI. Voici une courte liste de ce qu'il peut faire pour vous : � Vous donner des estimations à court et à long terme de tous les frais et coûts . � Vous montrer comment répartir les mesures de protection de manière stratégique sur plusieurs années afin de ne pas épuiser tout le budget d'un seul coup, et vous donner le temps de déterminer si votre produit est aussi bon que le célèbre whiskey Tea Kettle d'antan. � Concevoir l'approche la moins coûteuse pour protéger votre propriété intellectuelle - par ex. , présenter une demande de droit d'auteur, de marque de configuration ou de brevet de dessin au lieu d'un brevet plus coûteux, ou mettre en œuvre un programme de protection du secret commercial grâce à des ententes de confidentialité ou d'autres procédures. � Personnaliser votre programme de protection de la PI afin de satisfaire à vos besoins de base. (Cependant, si vous devez entrer dans le programme de protection des témoins, cet ouvrage ne vous aidera pas .) � Vous donner une tranquillité d'esprit et une facture pour ses services - et pas nécessairement dans cet ordre.
Coordonner allee d'autres experts N'oubliez pas d'informer vos autres conseillers au suj et de votre programme de PI. � Infonnez votre avocat dentreprise ou de société de toutes vos activités de PI. Donnez-lui des exemplaires de toute la correspondance principale avec les experts en PI. On peut faire bon usage de vos brevets et marques dans certains contrats de concessionnaire et d'agences de représentation. � Infonnez votre comptable agréé, votre contrôleur et autres personnes pertinentes de vos dépenses de PI. L'acquisition d'un brevet ou l'élaboration d 'un secret commercial peut avoir des répercussions fiscales importantes et vous ne voudrez pas manquer des
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Partie 1 : Compre n d re l es biens de propri été i nte l l ectu e l l e
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déductions d'amortissement ou de dépréciation lucratives. Les produits de la vente d'un octroi de licence pour une invention pourraient bénéficier de règles fiscales spéciales et vos acquisitions technologiques et votre programme de recherche pourraient être admissibles à des crédits d'impôt. � Assurez-vous que toutes vos agences de relations publiques et de publicité soient pleinement au courant des marques que vous acquérez et déposez. Ces marques pourraient être très utiles dans vos campagnes publicitaires . Vos groupes de publicité et de marketing peuvent jouer un rôle important lorsqu'il s'agit de choisir vos identifiants commerciaux.
Chapitre 2
Maitriser les brevets Dans ce chapitre Comprendre le but des brevets Peser le pour et le contre des brevets Réussir l'examen de brevetabilité de trois parties Déterminer vos droits pour votre invention Démarrer le processus de demande Préparer votre demande Poursuivre la demande S'établir à l'étranger Considérer ce qu'un expert en PI peut faire d'autre pour vous Examiner d'autres options de PI
L
e brevet est possiblement le droit de PI le plus connu, mais il est également le droit le moins compris. Dans c e chapitre, nous démêlons - une étape à la fois - la complexité épineuse des brevets pour que vous n'ayez aucun doute sur la signification d'un brevet et sur votre capacité d'en obtenir un.
Présentation des bret/ets Un brevet est un droit légal limité temporaire qu'octroi e un gouvernement à un inventeur afin d'empêcher d'autres gens de fabriquer, de vendre ou d'utiliser son invention. Voilà une définition chargée. Relisez-la et concentrez-vous sur les parties les plus importantes :
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Partie 1 : Compre n d re l es biens de propriété i nte l l ectu e l l e
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v
Droit... afin d'empêcher : Un brevet autorise son détenteur à se rendre en cour et à demander à un juge d'empêcher quelqu'un de faire quelque chose. Mais souvenez-vous que ce qui s'applique à une personne s'applique à tous. Un inventeur n'est pas protégé contre un droit supérieur d'empêcher que détient un autre propriétaire de brevet, comme l'illustre la section « Comprendre les limites de vos droits à titre de détenteur de brevet >> de ce chapitre.
v
Limité : Le droit associé à un brevet n'est pas absolu mais fait l'objet de limites très précises. Il est également assujetti au droit de toute autre personne qui détient un brevet dominant connexe au même sujet.
v
Temporaire : Les brevets durent 20 ans; ils n'ont pas une durée illimitée.
v
Un gouvernement : Les brevets sont octroyés pays par pays. Si vous brevetez une invention dans un seul pays, l'invention peut alors être utilisée librement dans presque tout le reste du monde. Le Canada est membre de deux traités importants : la Convention de Paris et le Traité de coopération en matière de brevets , ce qui facilite le processus de demande de brevet dans les pays étrangers.
Le fait de faire breveter votre invention ne vous donne pas le droit de faire n'importe quoi avec l'invention. Imaginez plutôt qu'il s'agit d'un droit de veto sur quelqu'un d'autre qui tente de faire quelque chose avec votre invention. Le brevet permet au propriétaire d'empêcher d'autres personnes d'utiliser, de fabriquer, de vendre, d'octroyer des licences ou d' exploiter autrement l'invention visée par le brevet. Et cela p eut nécessiter de se rendre en cour et de payer des frais j uridiques importants si le contrevenant n'est pas dissuadé par votre menace de litige.
Examiner ce t(ue tlotre bretlet peut faire pour tlotre paiJS L'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) contrôle le système de brevets au Canada. Puisqu'il donne à une seule personne le contrôle total d'une application technologique possiblement importante, le système de
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Cha p itre 2 : Maîtriser l es brevets
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brevets constitue une exception limitée à la concurrence libre générale et aux principes antimonopoles sous-jacents à nos ensembles de lois. Pourtant, d'une manière indirecte, les brevets favorisent toujours la concurrence entre tous les citoyens. Le brevet donne à l'inventeur la motivation de divulguer son invention et contribue ainsi aux connaissances scientifiques et technologiques générales. La personne qui soumet une demande de brevet publie les principes fondamentaux de l'invention, ce qui permet au public de prendre connaissance de l'invention très tôt - aussi tôt que 18 mois à compter de la date de soumission la plus ancienne. En contrepartie, le propriétaire obtient une longueur d'avance de 20 ans pour exploiter son invention. Lorsque le brevet arrive à échéance, le propriétaire ne peut plus empêcher personne d'utiliser l'invention, de fabriquer ou de vendre quelque chose qui se trouve dans ce domaine de technologie préalablement interdit - la concurrence libre règne de nouveau et le pays se trouve enrichi par la technologie.
Découflrir ce t{ue flotre breflet peut faire pour flous Le brevet peut être un outil légal puissant qui vous donne, à titre d'inventeur, de personne d'affaires ou d'entrepreneur, le droit exclusif à votre technologie et un avantage concurrentiel sur le marché. Après avoir obtenu votre brevet, vous pouvez entrer en affaires pour mettre votre invention en pratique, sans concurrence pour ce que vous avez breveté. Vous pouvez également octroyer à un tiers une licence pour les droits de votre brevet. (Une licence est un bail qui permet à une autre partie d'exploiter votre invention. Dans la plupart des cas, il s'agit tout simplement d'une promesse faite par le détenteur du brevet de ne pas intenter de procès contre le détenteur de la licence.) Si vous avez i nventé quelque chose de très grande valeur, des détenteurs de licence éventuels feront la queue pour obtenir l'occasion de vous payer des redevances importantes pour avoir le droit de profiter de votre invention. Vous pouvez également affecter (vendre) le droit pour une somme appréciable, ce qui donnera au n ouveau propriétaire les avantages exclusifs du brevet jusqu'à son échéance. (Nous discuterons davantage des licences et d es affectations au chapitre 7.)
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Partie 1 : Compre n d re les biens de propriété i nte l l ectu e l l e
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Vous n'êtes pas tenu de déposer votre brevet avant de vous lancer en affaires. Si vous le préférez, vous pouvez démarrer une entreprise armé uniquement de votre nouvelle idée (pourvu qu'elle n'empiète pas sur les droits de Pl de quelqu'un d'autre). Vous ferez alors possiblement face à de la concurrence, sans être protégé par un brevet.
Comprendre les limites de flos droits à titre de détenteur de bref/et En vertu de votre brevet, vous pouvez intenter un procès contre n'importe qu'elle personne qui vend, commercialise ou même utilise l'invention sans votre permission. Rappelez-vous toutefois que le fait de recevoir votre brevet ne vous donne pas le droit de fabriquer ou de vendre votre produit. Votre produit pourrait touj ours empiéter sur le brevet de quelqu'un d'autre et vous devrez régler ce problème séparément. Voici un exemple. Disons que Manon dispose d'un brevet qui couvre une bicyclette qui se trouve à être dotée d'un guidon droit, mais que le brevet de Manon couvre la bicyclette sans faire référence au type de guidon. En développant un nouveau guidon renversé, vous avez rendu la bicyclette plus efficace comme bicyclette de course et l'on vous a accordé un brevet qui couvre l'amélioration. Manon veut modifier sa bicyclette selon votre invention, mais ne peut le faire sans votre permission. Vous , d'autre part, ne pouvez pas fabriquer ou vendre la bicyclette améliorée sans sa permission (le brevet de Manon couvre toutes les bicyclettes) . La solution est de vous réunir et de conclure un accord. Voici les options qui s'offrent à vous : Y"
L'un d'entre vous donne à l'autre la permission exclusive d'utiliser les deux inventions et verse des frais, pour cette utilisation, à la personne qui renonce au droit.
Y"
Vous consentez tous les deux à ne pas intenter de procès contre l'autre et entrez en affaires en utilisant l'invention de l 'autre sans échanger d'argent.
Y"
Toute autre combinaison de conditions sur lesquelles vous pouvez tous les deux vous entendre.
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Peser le pour et le contre Donc vous croyez avoir une invention brevetable. Il importe de se rappeler que le processus de soumission d 'une demande de brevet est long, coûteux et incertain. Nous vous décrivons ici quelques avantages et inconvénients des brevets afin de vous aider à évaluer si la poursuite d'un brevet est le bon choix pour vous. Voici les avantages qu'offre un brevet : Y"
Grande portée de protection : Préparé correctement par un expert en PI, votre brevet peut s'étendre jusqu'aux variantes et commercialisations qui dépassent vos idées originales . Vous trouverez souvent que votre invention dispose d' applications plus larges que ce que vous aviez pensé au départ. Pensez simplement qu'on avait originalement inventé les lasers pour la recherche scientifique. Leurs premiers créateurs n'avaient j amais imaginé que leur portée serait si étendue et qu'on s'en servirait pour lire le prix d'une douzaine d'œufs à l'épicerie.
Y"
Outil anticoncurrence puissant : Les gens d'affaires font attention de ne pas enfreindre les brevets d'autres personnes en raison des coûts de litige élevés et des jugements en dommages-intérêts significatifs.
Y"
Augmentation de la valeur de votre entreprise : Un portefeuille de brevets est essentiel si vous souhaitez vous procurer des capitaux.
Et voici les inconvénients d'un brevet, qu'il ne faut pas non plus ignorer : Y"
Coûts élevés : Les coûts liés au brevetage sont élevés et difficiles à prévoir. Le brevetage est un processus continu qui nécessite souvent la soumission de plusieurs demandes afin de couvrir tous les aspects de l'invention et toutes les améliorations subséquentes. Et tout cela avant même d'avoir pensé aux frais liés aux mesures à prendre pour faire respecter votre brevet en cas de contrefaçon.
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Partie 1 : Compre n d re les biens de p ro p r i été i nte l l ectu e l l e
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Une estimation très approximative des coûts se situe entre 10 000 $ et 25 000 $ pour la préparation et la poursuite de la demande dans le premier pays, et entre 5 000 $ et 10 000 $ pour chaque pays supplémentaire. V'
Le chat est sorti du sac : Vous devez tout divulguer dans votre demande, ce qui permet à d'autres personnes d'utiliser facilement votre invention dès que le brevet arrive à échéance ou de concevoir des inventions légè rement différentes de ce que vous avez divulgué dans votre demande.
V'
Une longue attente pour une protection (relativement) de courte durée : La protection dure, au plus, 20 ans à compter de la date de soumission la plus ancienne, mais les bureaux de brevet peuvent prendre trois ou quatre ans , même plus, pour accorder un brevet. On a soumis les demandes de brevet des premières ampoules fluorescentes compactes au début des années 1 9 70, mais on n'en a pas vendu beaucoup avant l'an 2000, quand ces brevets sont arrivés à échéance. Mais des brevets ultérieurs demandés pour des améliorations peuvent bien sûr toujours être valides ou en instance de le devenir.
Pour être approuvée, la demande de brevet doit non seulement être préparée correctement, mais la loi exige également que l'invention passe un test de brevetabilité en trois parties : V'
Utilité : Utilité pratique - l'invention doit avoir une fonctionnalité utile.
V'
Nouveauté : Créativité - l'invention doit être nouvelle.
V'
Non-évidence : Quelque chose qui n'est pas immédia tement évidente aux yeux d'une personne avertie, mais non inventive.
Dans les sections qui suivent, nous explorons chaque obstacle que l'invention doit franchir, puis nous vous fournissons une liste de contrôle que vous pouvez utiliser pour vous assurer que votre invention satisfait aux exigences nécessaires à l'obtention d'un brevet.
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Se rendre utile Le test d 'utilité détermine si votre invention est utile. Cette condition est facile à remplir. Pourvu que vous puissiez penser à une application pour votre invention, vous n'aurez pas de problème à réussir le test d'utilité. Il est judicieux de prouver que votre invention fonctionne de façon satisfaisante avant de soumettre votre demande - si elle ne fonctionne pas, votre demande n'est pas valide. De plus, lorsque vous soumettez la demande, vous devez inclure une description complète de la façon de faire fonctionner votre invention, sinon votre demande de brevet sera rej etée.
Élaborer une nourlelle approche Le test de nouveauté confirme que vous avez élaboré une façon originale de résoudre un problème. On comparera votre invention à tout ce qui a déjà été créé, divulgué ou proposé partout dans le monde, c'est ce que l'on appelle antériorité. On refusera chaque revendication faite dans votre brevet si un dispositif, une machine ou un processus antérieur comprend tous les composants de base de cette revendication. Par conséquent, les revendications sont souvent préparées selon le principe des poupées russes traditionnelles, en commençant par une revendication très générale qui se précise successivement jusqu'à une revendication plus spécifique. Les exigences de nouveauté varient d'un pays à l'autre. Au Canada, la règle est qu'il doit s 'agir d'une nouveauté absolue, avec une période de grâce de 12 mois pour soumettre une demande de brevet. Cela signifie que personne d'autre dans le monde, à part possiblement vous, ne peut avoir divulgué l'invention avant que vous soumettiez votre demande de brevet, et que vous pouvez soumettre une revendication de brevet jusqu'à 12 mois après avoir d'abord divulgué publiquement l'invention. Les États-Unis disposent d'un système du premier inventeur, avec une période de grâce de 1 2 mois. (En vertu de ce système, si deux inventeurs soumettent des demandes de brevet concurrentes pour une invention, on accorde le brevet à la première personne qui fabrique l'invention et non pas à la première à soumettre le brevet.) De nombreux autres
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pays ont une exigence de nouveauté absolue et accordent le brevet au premier déposant sans période de grâce de 1 2 mois . Soyez prudent si vous souhaitez faire une demande de brevet international. Dans de nombreux pays, vous devez soumettre une demande de brevet quelque part dans le monde avant de divulguer publiquement votre invention (voir la section « Demander un brevet à l'étranger » plus loin dans ce chapitre) . Une des composantes clés du test de nouveauté est la divul gation de l'invention. Les règles gouvernant ce qui constitue une divulgation diffèrent d'un pays à l'autre, surtout si l'invention n 'est pas évidente à première vue du produit. Au Canada, on ne considère pas que vous ayez divulgué votre invention à moins que l'observateur ne puisse la comprendre, ce qui n'est pas le cas aux É tats-Unis , où tout le simple fait de montrer nonchalamment votre prototype à votre voisin peut constituer une divulgation. En général, vous ne perdez pas les droits de brevet pour votre invention quand vous divulguez cette dernière à quelqu'un qui vous est tenu de garder la confidentialité de l'invention. Cela comprend votre avocat et votre agent de brevet (qui vous doivent tous les deux une obligation fiduciaire de confidentialité, plus puissante et plus durable que n'importe quel contrat) et les autres personnes qui ont signé des ententes de non-divulgation. Cependant, il faut remarquer que si quelqu'un contrevient à une obligation de confidentialité et divulgue votre invention, vous pouvez perdre les droits de brevet contre le monde, et tout ce qui vous restera sera la possibilité d'une poursuite pour dommages contre le divulgateur.
Éfliter les éflidences Afin de réussir le test de non-évidence, la différence entre votre invention et ce qui a été fait au préalable ne doit pas être évidente aux yeux d'une personne ayant des compétences ordinaires dans le domaine pertinent. Le problème que présente ce test est la définition de cette personne mythique avec des compétences ordinaires dans votre domaine, qui sait tout mais qui n'est pas inventive. Par exemple, il ne s'agit pas d'un bricoleur de fin de semaine typique ni d'un lauréat du prix Nobel, mais d'un technicien non inventif qui connaît magiquement tous les renseignements d'antériorité dans le domaine de l'invention ou qui y a accès.
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Votre invention n'est probablement pas évidente si elle offre une solution à un problème de longue date de manière non conventionnelle ou, comme le disent les tribunaux, de manière divergente de ce qui a été fait au préalable.
Ét!aluer ce l{ue flous atlez Lorsqu'on tente de protéger une invention ou une découverte technologique, la première étape consiste à déterminer les droits dont vous disposez. Préparez-vous à des surprises.
Définir l'intlention par écrit À première vue, la préparation d'une description écrite de votre invention peut sembler enfantine - mais c'est ce que font les experts pour mieux comprendre l'invention, donc faites COf!!m e eux. Révisez vos notes, vos dessins et vos modèles et mettez par écrit une description précise des nouveautés de votre invention. Soyez aussi concis que possible - 1 5 lignes au plus. Concentrez-vous sur les nouveautés et les composantes uniques de l'invention. Aidez-vous en esquissant les aspects essentiels de votre invention et en inscrivant des numéros de référence qui renvoient à la description écrite.
Concentrez-vous sur la description des principes fonda mentaux de l'invention - comment elle est fabriquée et comment elle fonctionne, au lieu de ses avantages et de ses applications commerciales. N'oubliez pas que vous ne rédigez pas une brochure ou un document technique, mais plutôt une définition qui deviendra la pierre angulaire de votre demande de brevet. Assurez-vous donc qu'elle est exacte et complète sur le plan technique. Cette description est aussi exactement ce dont a besoin un expert pour effectuer une recherche de nouveauté (voir la section « Rechercher et naviguer » de ce chapitre).
Qualifier flintlention Déterminer si votre invention se qualifie pour un brevet est aussi facile que d'appliquer le test de brevetabilité en trois parties et de réviser la liste de contrôle des critères de breve tabilité. Reportez-vous à la section " Test, test, test 1 , 2, 3 » pour en savoir plus.
3 !,
Partie 1 : Compre n d re les biens de propri été i nte l l e ctue l l e
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Si tous les éléments de votre liste de contrôle reçoivent une note positive, vous êtes sur la bonne voie; sinon, il faudra recommencer.
Trou(ler un in(lenteur Soyez très honnête lorsque vous évaluez si vous avez conçu l'invention tout seul, or si quelqu'un d'autre a offert des suggestions ou a contribué à l'idée. Quelqu'un d'autre a-t-il affiné ou amélioré le dispositif lorsque vous avez construit le prototype ou la maquette? Un collègue ou votre j eune fils prodige de 10 ans vous a peut-être aidé. Peu importe la circonstance, assurez-vous de reconnaître maintenant toute contribution utile. Tout contributeur peut avoir les mêmes droits que vous et doit donc (en vertu de la loi) être énuméré comme co-inventeur dans votre demande. Si vous ne mentionnez pas les co-inventeurs dans votre demande de brevet, vous risquez, surtout aux États-Unis, de voir votre brevet invalidé.
Établir la propriété La détermination de la propriété d'un brevet est connexe à l'invention, mais toujours distincte de celle-ci. On peut acheter et vendre des droits de brevet avant et après l'octroi de ce dernier, donc le titulaire est souvent différent de l'inventeur. Le premier détenteur du brevet est mentionné comme demandeur sur la demande de brevet et les inventeurs sont mentionnés séparément. Essentiellement, l'inventeur possède les droits d'une invention si aucune autre circonstance n'existe. S'il y a des co-inventeurs, vous avez des co-détenteurs. Si vous avez été embauché pour créer l'invention avec la compréhension que les droits appartiendraient à votre employeur ou client, l'employeur ou le client possède les droits . La possession de documents clairs qui établissent la propriété et tout autre droit et obligation en ce qui concerne le brevet est critique. Votre expert en Pl peut rédiger une entente de transfert de l'invention et du brevet selon vos circonstances particulières . Le document sera valide qu'il soit déposé ou
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non auprès du Bureau des brevets. Cependant, il est sage de le déposer pendant que votre demande est en instance, car on émettra alors le brevet à votre nom seulement. Si vous êtes un employeur, veillez à ce que vos employés ne brevettent pas les concepts que vous souhaitez utiliser vous même. Consultez un expert en PI, normalement un avocat, pour obtenir des conseils et assurez-vous de tenir compte des points suivants : v
Vous pouvez personnaliser les fonnulaires que remplissent vos employés à leur embauche afin d'inclure des clauses d'attribution d'invention. Avec de telles ententes, même une invention élaborée à l'extérieur de votre domaine de technologie et entièrement fabriquée par l'employé chez lui avec ses propres ressources peut être réclamée par le patron.
v
Tous les contrats signés avec une entité indépendante qui élaborera des produits pour votre entreprise doivent aborder la question de propriété de toute invention résultante. Si vous ne le faites pas, l'entrepreneur possédera tous les droits de brevet. Les conditions de tout contrat doivent aborder expressément la propriété ainsi que les conditions de toute licence réciproque, si l'une des parties insiste.
v
Si l'on a élaboré l'invention à l'occasion d'un projet universitaire ou grâce à une subvention publique, on pourrait devoir une part du gâteau au gouvernement. Par conséquent, explorez attentivement le rôle du gouver nement dès le début.
Le fait d'aborder les questions de propriété tôt dans le processus diminue la possibilité d'avoir des problèmes plus tard. Si votre brevet est un succès, votre conseiller ou votre ancien employé réclamera peut-être une part du gâteau.
Faire une demande de droits de bref/et La nouveauté absolue est une grosse affaire partout dans le monde et donc plus vous soumettez votre demande de brevet
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Partie 1 : Comprendre les biens de p ropriété i nte l l ectu e l l e
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tôt, mieux vous vous en porterez, car cela établit votre date d'antériorité. La date d'antériorité est la date la plus ancienne entre la date à laquelle vous avez d'abord soumis votre demande de brevet et la date à laquelle vous divulguez votre invention. Votre date d'antériorité est importante pour : Y'
prouver que vous avez soumis une demande de brevet de façon opportune.
Y'
établir les priorités relatives entre les demandes concurrentes qui divulguent la même invention.
Y'
déterminer les nombreuses échéances différentes, comme pour la soumission et le règlement des frais, que vous devez satisfaire au cours du processus de demande de brevet.
Il existe deux écoles de pensée quant à l'approche pertinente à suivre pour déposer un brevet : la première préconise de soumettre la demande aussi tôt que possible, puis d'effectuer une recherche d'antériorités; la deuxième privilégie la recherche approfondie suivie de la soumission de la demande. Les deux approches comportent des avantages et des inconvénients, mais nous croyons que la meilleure façon de procéder consiste en une approche hybride, que nous décrivons brièvement ici : 1 . Soumettez une demande de brevet provisoire aussitôt que possible, avec ou sans une recherche préalable. 2. Effectuez une recherche si vous ne l'avez pas encore fait. (La section « Rechercher et naviguer >> de ce chapitre offre plus de détails sur la recherche d'antériorités.) 3. Soumettez une demande de brevet complète avant le premier anniversaire de votre date d'antériorité.
Demandes proflisoires On accorde les brevets canadiens selon l'ordre du premier déposant, ce qui signifie qu'il est essentiel que vous soumettiez votre demande aussitôt que possible. L'OPIC vous donne 12 mois à compter de la date initiale de votre demande pour réviser celle-ci. Nous vous encourageons à soumettre une
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demande de brevet provisoire dans les plus brefs délais possibles . Cette demande vite faite établit essentiellement votre place dans la file d'attente et vous permet de conserver vos droits de brevet à compter de la date la plus ancienne de soumission. Vous pouvez vous servir de la période de 1 2 mois pour peaufiner votre spécification finale.
Soyez cependant prudent, car il existe des limites réelles quant à la qualité des droits que vous confère une demande de brevet provisoire . Par exemple, au Canada, si vous ne modifiez pas la demande provisoire dans les 12 premiers mois, elle passera au processus d'examen telle qu'elle a été soumise et vous en tirerez alors très probablement des droits faibles ou limités; aux États-Unis , si cela se produit, votre demande devient périmée. Les demandes de brevet provisoires sont de plus en plus populaires. Vous pouvez vous attendre à payer environ entre 2 500 $ et 5 000 $ pour la vôtre. Demander à votre expert en PI d 'effectuer une recherche avant de soumettre votre demande de brevet vous aidera à améliorer la qualité de la demande et à peaufiner les revendications , mais cela n'est pas nécessaire avant de soumettre une demande provisoire.
Rechercher et ntulitJuer Puisque la nouveauté est d'une importance cruciale, la recherche d'antériorités représente une composante clé du système de brevets. L'exécution d'une recherche préalable à la demande de dépôt n'est pas obligatoire, mais cela est certainement prudent. En examinant les brevets existants , les livres techniques et autres publications pertinentes, vous pouvez économiser beaucoup d'argent et vous épargner des embarras possibles. Et les résultats de cette recherche aideront votre expert en PI et vous à présenter une meilleure demande (moins coûteuse) . Nous vous recommandons fortement de réserver un peu de temps et d'énergie pour effectuer vous-même les recherches. Cela vous aidera à mieux comprendre les antériorités pertinentes, le brevetage et le système de brevets en général, et comment mettre à profit l'utilisation de la PI de quelqu'un d'autre (voir le chapitre 8) . Le meilleur endroit pour commencer à effectuer vos recherches est le site Web du US. Patent & Trademark Office. Les outils et les dossiers que l'on
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trouve sur le site de l'USPTO sont plus détaillés que ceux auxquels on a accès sur le s ite Web de l'OPIC. Mais ne vous inquiétez pas, les deux s ites ont été conçus pour être conviviaux. Sur les deux sites, la recherche s'effectue par mot clé, ce qui semble bien au début, mais peut souvent donner des résultats incomplets . Vous voyez, la plupart des brevets ne sont malheu reusement pas rédigés par des personnes ordinaires . Ce sont des experts en PI excentriques qui les rédigent, donc au lieu d'appeler un ressort . . . bien . . . un ressort, ces personnages farfelus sont plus susceptibles de l'appeler élément élastique cylindrique. Assurez-vous d'inclure beaucoup de synonymes dans votre recherche par mot clé (servez-vous d'un thésaurus). Et n'oubliez pas que vous ne cherchez pas un brevet antérieur qui montre tous les détails de votre invention, mais plutôt quelque chose de semblable ou qui suggère l'une de ses caractéristiques principales. Même si vous devez effectuer une recherche préliminaire, il n'est pas bon de vous fier entièrement aux résultats de vos recherches personnelles. Nous vous recommandons fortement d'engager des experts en Pl qualifiés pour : � effectuer des recherches excessives avant de s oumettre une spécification de brevet complète. � interpréter les résultats de la recherche. � corréler les résultats avec votre invention. On peut estimer raisonnablement les coûts d'une recherche d'antériorités effectuée correctement à entre 1 500 $ et 3 000 $, ce qui comprend une somme modique pour l'interprétation et l'analyse. Notre approche préférée consiste à effectuer une recherche immédiatement avant ou, si le temps presse, immédiatement après la soumission d 'une demande de brevet provisoire. La recherche peut confirmer que votre invention n ' est pas breve-table et vous éviter ainsi beaucoup de c hagrins . Souvent, les renseignements que vous recueillez p endant votre recherche amélioreront substantiellement la q ualité et le thème de la demande que vous soumettez. En effet, une recherche effectuée immédiatement après une demande provisoire livre parfois suffisamment de renseignements pour qu'il vaille la peine de soumettre une autre demande provisoire.
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Vos recherches préalables doivent porter sur tout ce que vous divulguez, enseignez ou suggérez dans votre revendi cation. Et tout ce qui anticipe même partiellement votre invention représente un problème.
Procéder à la demande La soumission d'une demande de brevet est un processus complexe et si vous suivez nos conseils, vous laisserez votre expert en PI vous guider sur presque toute la ligne. Vous n'êtes quand même pas encore sorti du bois; après tout, personne d'autre ne connaît votre invention aussi bien que vous , donc vous devrez participer activement à la préparation de la demande.
Être en tête de file L'OPIC emploie un système de priorité de premier déposant pour le traitement de demandes concurrentes . Si une autre personne soumet avant vous une demande pour la même i nvention, vous êtes hors du jeu. On vous recommand e de s oumettre votre demande de brevet aussitôt que possible. É vitez en effet d'attendre d'avoir peaufiné les menus détails ; l 'OPIC vous accorde une année complète après votre date de s oumission initiale pour mettre à niveau et consolide r toutes vos idées en une seule demande finale, pourvu que vous n'ayez pas publié votre idée avant la date de soumission initiale. Commencer par une demande de brevet provisoire aux États-Unis vous donne le même avantage là-bas. Il est particulièrement important de soumettre votre d eman d e t ô t s i vous croyez que d'autres travaillent sur le même d omaine de technologie. La soumission de votre demande p eut gâcher leurs plans et empêcher le progrès de leurs travaux.
RédiiJer le document Lorsqu'on remplit une spécification (demande) de b revet, il faut donner beaucoup de renseignements détaillés sur votre i nvention. Votre expert en PI peut vous guider à l'égard de la plupart des détails, notamment :
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Y'
Titre : Cet énoncé sera court et droit au but et devra porter sur l'article qui incarne l'invention.
Y'
Domaine de l'invention : Ici, on indique le domaine de technologie pertinent à votre invention (utilisé aux fins d'indexation) .
Y'
Contexte de l'invention : Le contexte prépare le terrain pour votre génie en décrivant le problème que vient solutionner votre invention.
Y'
Résumé de l'invention : Dans cette section, vous pouvez vanter les mérites de votre réalisation et expliquer en quoi elle constitue un progrès par rapport à ce que d 'autres ont déjà réalisé.
Y'
Résumé des dessins/figures : Cette partie décrit brièvement toute pièce jointe qui facilite la compréhension de votre invention.
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Description des réalisations préférées : Cette description offre un ou plusieurs exemples des meilleures façons de mettre votre invention en œuvre.
Y'
Résumé : Il récapitule les points principaux de votre invention.
Y'
Dessins ou figures : Ils complètent et appuient votre description des réalisations préférées.
Y'
Revendications : Cette section définit vos droits en vertu du brevet. (Voir la section « Définir votre revendication •• qui suit pour en apprendre davantage.)
Concentrez-vous sur comment aider votre expert en brevets avec les trois sections les plus importantes de la demande énoncé de la revendication, explication de votre invention et rédaction d'une description détaillée.
Définir f!otre ref!endication Comme inventeur, vous (avec l'encadrement de votre expert en PI) êtes responsable de définir vos droits exclusifs . La revendication définit les droits exclusifs accordés à un titulaire de brevet. Lorsque vous remplissez votre revendication, vous devez dresser une liste numérotée des caractéristiques qui précisent collectivement votre contribution à l'humanité. En servant de genre de liste de contrôle contre les contrefaçons, la revendication identifie la présence de votre invention et précise ce que vous souhaitez revendiquer comme droits exclusifs .
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fi, 1
Assurez-vous que votre revendication est brève. Lorsque vous rédigez votre demande, vous pouvez faire autant de revendications que vous le souhaitez; nous vous recommandons cependant de faire en sorte que ces revendications soient aussi concises que possible. Une revendication définit ce que les autres ne peuvent pas faire : vous ne pourrez poursuivre que les contrevenants qui enfreignent toutes les caractéristiques énumérées dans une revendication. Plus la revendication est courte, plus la couverture est large. N'allez pas plus loin si vous n'avez pas entièrement saisi ce concept. Allez, répétez après nous : Revendication courte Revendication longue
=
=
meilleure couverture couverture moindre
=
=
brevet large
brevet limité
N'oubliez pas que la couverture de votre brevet peut être plus large ou plus limitée que vous ne le prévoyez. La détermination de la couverture réelle d'un brevet nécessite une analyse intelligente et complexe par votre expert en PI.
Résumer t/otre intlention Expliquez les nouveautés et les éléments spéciaux de votre invention. Concentrez-vous sur votre innovation particulière; ne décrivez pas l'objet au complet si vous n'en avez adapté qu'une seule partie.
Décrire t/otre intlention Donnez une description détaillée de votre invention, y compris des figures ou des dessins qui seront utiles .
Poursuirlre la demande Après avoir soumis une demande de brevet , vous commencez le processus de poursuite de demande de brevet. Le terme poursuite peut vous effrayer, mais détendez-vous , il signifie tout simplement le suivi de votre demande. Au Canada, la soumission d'une déclaration de droit dans un délai de trois mois après la soumission de votre demande
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représente l'une des premières étapes de la poursuite d'une demande. Ce processus permet d'établir la revendication du demandeur, à titre de propriétaire, à l'égard de la demande de brevet. Ensuite, en supposant que vous ayez correctement rempli votre demande, il ne se produira pas grand chose pendant plusieurs années à moins que vous n'exerciez des pressions (pour que l'examen progresse au lieu d'attendre patiemment votre tour) . S i vous avez soumis votre demande a u Canada, a u deuxième anniversaire de votre date de soumission vous devez commencer à payer les frais annuels de gestion. Vous devrez payer ces frais tous les ans pendant les 20 années pendant lesquelles votre brevet est actif. D'autres pays exigent aussi des frais de gestion. Aux États-Unis, ces frais sont versés moins fréquemment mais les versements sont plus élevés. Vous devez demander une vérification dans un délai de cinq ans après la soumission de votre demande au Canada. Étant donné le nombre actuel de demandes en instance, vous devrez attendre environ deux ans pour obtenir les résultats de votre vérification. Il est souvent bon de profiter de la période de cinq ans . Vous avez probablement des demandes en instance dans d'autres administrations , notamment aux États-Unis . Votre agent de brevet et vous apprendrez beaucoup dans le cadre de vos interactions avec d 'autres bureaux de brevets . Vous pouvez vous servir de ces connaissances pour modifier vos revendications c anadiennes afin qu'elles se conforment à celles déj à approuvées par les bureaux étrangers . En général, si vous informez l'examinateur des approbations étrangères , vous obtiendrez plus facilement une approbation canadienne. Pendant le processus de vérification, l'examinateur é met un Rapport de recherche du bureau des brevets et un Rapport de l'examinateur (que l'on appelle couramment action du bureau) qui contiennent des objections et des commentaires de l'examinateur du brevet. L'action du bureau vous conseille sur ce dont vous avez besoin pour qu'on vous accorde votre brevet. Certaines objections de l'examinateur seront souvent de simples questions techniques sur la formulation générale de la spécification du brevet. D'autres objections c i bleront les revendications en faisant référence aux antériorité s et seront accompagnées d'une exigence demandant que les r evendi cations soient plus précises. Chaque demandeur a é galement
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l'occasion de modifier sa demande pour corriger les erreurs grammaticales dans son exposé et mieux définir la portée des revendications . Au Canada, cette procédure de réponse aux objections de l'examinateur passe souvent par deux ou trois cycles : il vous faut donc être patient . Rappelez-vous qu'en principe, vous devez passer par le même processus de vérification dans chaque pays où vous avez soumis une demande de brevet, donc il est à votre avantage d'élaborer un processus d e réponse simplifié et efficace. Si vous surmontez toutes les objections de l'examinateur, votre demande sera acceptée; si vous n'y réussissez pas, votre demande sera refusée. Au Canada, si votre demande est approuvée, vous disposerez de six mois pour payer les frais gouvernementaux finaux et déposer toute cession que vous voulez en place au moment de la délivrance du brevet canadien. On délivrera le brevet au nom du cessionnaire enregistré au moment de la délivrance.
Demander un bre(let à l'étrantJer La soumission des demandes de brevet internationales est importante pour les Canadiens . Le monde est grand et pour de nombreux produits , le Canada et les É tats-Unis ne représentent qu'une petite partie du marché potentiel. La p rotection de vos droits à l'étranger est primordiale. Vous p ouvez choisir de demander un brevet dans les pays où vous prévoyez vendre votre produit, dans les pays où vous p ensez avoir la chance d'octroyer des licences pour vos droits de brevet ou dans les pays où la contrefaçon est chose c ourante .
Poursuiflre les breflets aux États-Unis Pensez à demander de la protection aux É tats-Unis, car il s 'agit d'un marché important pour de nombreuses entreprises canadiennes. L'économie des États-Unis est plus de 10 fois p l us importante que la nôtre et si vous y faites affaires , votre b revet américain peut de ce fait avoir plus de valeur q ue votre brevet canadien.
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Partie 1 : Compren d re les biens de p ropriété i nte l l ectu e l l e
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Les Canadiens choisissent souvent de soumettre leur demande de brevet aux États-Unis avant d'en soumettre une au Canada, et par conséquent de nombreux agents de brevets sont également autorisés à exercer devant l'USPTO et peuvent aider les Canadiens à y soumettre et à y poursuivre des demandes. Votre expert en Pl vous guidera au cours du processus de demande de brevet américain, mais nous aimerions souligner l 'une des différences importantes entre les droits de brevets américains et canadiens pour que vous puissiez vous préparer en conséquence : La loi des brevets des É tats-Unis réserve les brevets au premier inventeur. Afin de conserver les droits américains en cas de conflit avec un autre demandeur, il est essentiel que vous prépariez des dossiers de votre(vos) invention(s) au fur et à mesure. (Nous utilisons l'expression invention(s) car vous serez étonné de voir comment la nature de l'invention croît au fil du temps.) Lorsque vous élaborez votre produit ou processus, prenez beaucoup de notes et ajoutez-y beaucoup d'esquisses explicatives , de préférence dans un cahier à spirales avec des pages numérotées - après tout c'est ce qu'a fait M. Edison. Utilisez un stylo au lieu d'un crayon et rayez vos fautes au lieu de les effacer. De temps en temps , demandez à un proche ou à un ami fiable de passer en revue vos notes et de dater et de signer la dernière page écrite, en déclarant qu'à la date précisée où il a lu les notes, il comprenait l'invention. Cela vous servira si vous devez vous défendre contre une obstruction potentielle à l'égard de votre demande de brevet américain. Puisque le Canada est un pays avec un système d'octroi au premier déposant, ce genre de dossiers n'est pas nécessaire pour obtenir un brevet canadien. Effectivement, ici, la loi traite une invention comme si elle n'avait pas été inventée avant qu'une demande ne soit soumise auprès du Bureau des brevets du Canada ou d'un autre bureau des brevets dans le monde duquel on revendique l'antériorité. Cependant, soyez conscient que si votre brevet canadien entre en litige, votre adversaire voudra connaître l'historique de l'élaboration de l'idée. Il examinera tous les coins e t recoins dans l'espoir de découvrir que vous n'êtes pas le véritable inventeur de l'idée - puisque cela invaliderait votre brevet canadien. Il est donc dans votre intérêt de tenir de bons dossiers qui répondent aux normes américaines, et ce, que vous présentiez une demande aux États-Unis ou non.
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Cha pitre 2 : Maîtriser l es brevets
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Étendre ses actiflités à 11étrantJer Le brevetage est coûteux, mais la protection de vos droits est essentielle si vous faites des affaires à l'échelle mondiale. Vous devez soumettre une demande de brevet dans tous les pays où vous souhaitez être protégé. Vos coûts augmenteront avec chaque demande que vous soumettez. Donc, déterminer où soumettre une demande est l'une des décisions d'allocation de capital les plus fastidieuses qu'aura à prendre la direction d'une entreprise innovatrice. Quand vous tentez de décider si vous devez soumettre une demande de brevet en Basse Slobbovie, posez-vous deux questions importantes : � Le brevet fera-t-il une différence dans les revenus que nous pouvons générer en Basse Slobbovie? � Aurons-nous (ou un licencié aura-t-il) assez d'argent et de volonté pour faire respecter le brevet en Basse Slobbovie? Si le marché de la Basse Slobbovie est petit ou dispose d'un système juridique faible, vous déciderez peut-être de dépenser vos ressources de PI ailleurs. De plus , ne vous sentez pas tenu de soumettre une demande de brevet dans un pays où vous croyez que des contrevenants pourraient créer des copies bas de gamme de vos produits. Si le vrai marché pour ces produits se trouve ailleurs , c'est là où seront vendus ces produits et non là où on les fabrique que vous devriez chercher à obtenir une protection par brevet.
Bénéficier des traités Le Canada est membre de deux traités, ce qui facilite le processus de demande de brevets internationaux : la Convention de Paris de 1 883 et le Traité de coopération en matière de brevets . La Convention de Paris permet aux pays membres de partout dans le monde d'accepter des demandes de brevet des citoyens des autres pays membres . Avec plus de 200 membres , cela ouvre un monde de possibilités . Le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) ne produit pas de brevets , mais se veut plutôt un système de traitement central que vous pouvez utiliser pendant une étape
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Pa rtie 1 : Compren d re les biens d e propri été i nte l l ectu e l l e
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intermédiaire du processus de demande de brevet. Au lieu de soumettre une demande auprès de nombreux pays différents, vous pouvez a priori effectuer une soumission simple dans le système PCT, ce qui vous donne le droit d'effectivement soumettre cette demande dans tous les États membres . En tant que Canadien, vous pouvez entrer dans le système PCT lorsque vous soumettez votre demande de brevet originale, ou j uste avant la fin de l'année d'antériorité, en revendiquant l'avantage de votre première date de soumission d'antériorité. Quel que soit le cas, vous devez quitter le système PCT en soumettant vos demandes de brevet dans les pays étrangers souhaités dans un délai de 30 (ou 3 1) mois suivant la date d'antériorité la plus ancienne associée à votre soumission (ce qui signifie que vous ne pouvez pas utiliser le système PCT pendant une durée indéfinie). La soumission d'une seule demande auprès du PCT vous permet de reporter votre soumission à l'étranger tout en conservant une date d'antériorité correspondant à votre demande initiale auprès du PCT - ce qui est essentiel dans n'importe quel pays doté d'un système de premier déposant. Les demandes auprès du PCT offrent de nombreux autres avantages, notamment : V'
La réception d'un rapport de recherche internationale bien effectuée à compter de 16 mois après votre date d'antériorité la plus ancienne. (En fait, cela p eut prendre un peu plus longtemps dans les pays qui accusent un grand arriéré, comme les États-Unis.)
V'
L'occasion de modifier vos revendications d ans les deux mois suivant la réception du rapport de recherche internationale. Cela signifie que vous pouvez faire une modification qui comptera pour tous les p ays de destination. Imaginez l e temps que cela prendra et les coûts que cela entraînera si vous soumette z une demande séparée et devez modifier plusieurs demandes.
V'
L'obtention d'une vérification préliminaire. Pour des frais supplémentaires, un examinateur du PCT produira un Rapport de vérification préliminaire. Ce rapport est non contraignant dans n'importe lequel des pays de desti nation, mais il vous fournit, à vous et vos investisseurs , une rétroaction concernant vos chances d'obtenir la protection de brevet. La date d'échéance pour demander
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Cha pitre 2 : M aîtrise r les brevets
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une vérification préliminaire est de 22 mois à compter de votre date d'antériorité. Vous êtes autorisé à modifier à la fois les revendications et la divulgation (afin de corriger des erreurs grammaticales) pendant la vérification préliminaire. Y'
La rétention du droit de fonctionner en anglais ou en français lorsque vous êtes dans le système PCT. Cela signifie que si votre vérification préliminaire révèle que vos chances d'obtenir un brevet sont faibles et que vous décidez de ne pas continuer, vous avez économisé les frais de traduction de votre demande de brevet (qui peuvent être très élevés) . Si vous décidez de soumettre une demande dans un pays particulier, vous devez le faire dans sa langue officielle.
O n publiera votre demande en format imprimé, puis on la distribuera partout dans le monde à compter de 18 mois après votre date d'antériorité la plus ancienne. La demande sera également disponible sur Internet sur le site Web du PCT. Vous pouvez soutenir que cela n'est pas idéal, car la publication de votre demande mettra fin à son secret. Cependant, on publie maintenant les demandes soumises dans la plupart des pays du monde à compter de 18 mois après la date d'antériorité la plus ancienne, le système PCT n'est donc pas différent. Si vous souhaitez conserver votre première date d'antériorité, vous devez acceptez que l ' on publiera la demande que vous avez soumise auprès d u PCT. L'utilisation du système PCT pour différer votre demande de brevet en conservant votre date d'antériorité fait e n s orte que vos droits restent actifs et que vos options restent ouvertes , tout en retardant les dépenses autant que possible. De plus, votre connaissance de votre invention et du marché p otentiel pour votre produit s'améliorera au fil du temps et ainsi le report vous permettra de soumettre une meilleure demande. Le recours au processus du PCT est une initiative complexe mais méritoire qu'il est préférable de confier aux expert s . Consultez u n expert e n P I concernant votre situation.
Au-delà des demandes Les experts en brevets ne soumettent pas simplement d es demandes de brevet pour de nouvelles inventions - ils
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Partie 1 : Com p re n d re l es biens de p ropriété i nte l lectu e l l e
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utilisent également leurs connaissances pertinentes pour offrir différentes opinions sur la PI, notamment : y�
Opinion en matière de contrefaçon : Si vous vous inquiétez d'empiéter sur le terrain de quelqu'un d'autre en vendant vos propres bidules, ou que quelqu'un d'autre empiète sur votre brevet, demandez à un expert en PI de vous donner une opinion en matière de contrefaçon. Déterminer si vous empiétez sur le brevet de quelqu'un d'autre suppose de prévoir l'invention sur laquelle vous pourriez empiéter - ce qui n'est pas tâche facile. Votre expert en PI recherchera tous les brevets non périmés et toutes les demandes de brevet afin de trouver toutes les revendications susceptibles d'empiéter sur votre produit ou processus . Si cette recherche de contrefaçon révèle un brevet avec une revendication indépendante sur laquelle vous semblez empiéter, vous devrez modifier votre produit ou contester la validité du brevet. Dans le même ordre d'idées , vous aurez besoin d'une opinion légale avant d 'intenter un procès contre quelqu'un pour contrefaçon de votre propre brevet.
y�
Analyse de validité : Si l'on vous accuse de contrefaçon d'un brevet, vous pourriez peut-être vous défendre en contestant la validité - le bien-fondé légal - du brevet. Votre expert en PI examine soigneusement le brevet que vous enfreignez, ainsi que sa demande, afin de déceler toute erreur, mais les recherches de validité se concentrent principalement sur le rôle de l'examinateur - a-t-il fait un bon travail? Si votre expert en PI peut contester la validité du brevet, vous avez peut-être une chance. Par exemple, il existe peut-être une antériorité qui précède le brevet concerné, ce qui invalide le brevet. Si vous ne réussissez pas à invalider le brevet, vous devrez peut-être modifier la configuration de votre produit ou approcher le propriétaire du brevet pour obtenir une licence (voir le chapitre 7).
y�
Analyse de liberté d'exploitation : Votre expert en PI tente d 'établir que vous pouvez exploiter votre entreprise comme prévu, sans empiéter sur les droits de brevet de quelqu'un d'autre. Il s'agit d'une analyse coûteuse et chronophage et il est malheureusement impossible de prouver irréfutablement que vous êtes libre d'exploiter votre entreprise, donc cette analyse ne peut que réduire vos risques et non pas les éliminer.
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Chap itre 2 : M aîtriser l es brevets
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Mais souvenez-vous que ce n'est pas parce qu'une chose est difficile ou coûteuse que cela signifie qu'elle n'en vaut pas la peine. La société Research In Motion a fait face à des difficultés avec la société NTP lorsque le logiciel de courriel de BlackBerry a empiété sur un brevet existant appartenant à NTP. Une analyse de liberté d'exploitation aurait peut-être divulgué le brevet existant de NTP et aurait permis d'éviter un litige très coûteux. ,; Recherche de technologie récente : Les programmes de recherche et de développement initiés par l'inventeur utilisent souvent ces recherches afin d'acquérir des compé tences dans un domaine technique. Votre expert en PI effectue des recherches très détaillées et techniques dans les bases de données électroniques, les sites Web et les ouvrages que l'on trouve dans les bibliothèques techniques . Une recherche de technologie récente produit presque toujours des renseignements intéressants qui vous aideront à comprendre votre propre invention. ,; Recherche de titre de brevet : Si vous devez trouver le nom du propriétaire d 'un brevet, la recherche de titre de brevet est utile. Même si l'enregistrement d'une participation à un brevet ne constitue pas une exigence légale, bon nombre de personnes le font. L'OPIC effectue le suivi de toutes les cessions enregistrées et d'autres transactions enregistrées reliées aux brevets ou aux demandes de brevet en instance.
Explorer d'autres possibilités É tant donné la durée et les coûts du processus de demande de brevet, il vous serait utile de connaître d'autres approches moins fastidieuses pour protéger votre invention. Vous voudrez peut-être utiliser l'une ou plusieurs de ces approches avec une demande de brevet ou à la place de celle-ci.
Garder le secret Si vous travaillez avec une invention chimique ou de processus, ou une autre invention que vous ne devez pas divulguer à vos clients ou au grand public, et que vous pouvez la garder secrète, il est possible que la demande de brevet ne constitue pas la meilleure approche pour vous.
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Partie 1 : Compre n d re les biens de p ropriété i nte l l ectu e l l e
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Songez plutôt à l'option d'une stratégie de secret commercial. Si votre invention doit être protégée comme secret commercial, c'est qu'il s'agit véritablement d'un secret, même au sein de votre propre organisme. Les employés doivent signer des ententes de confidentialité et les techniques ou les technologies reliées à votre invention ne peuvent pas être visibles aux personnes qui visitent vos installations. Si quelqu'un profite de vous et acquiert de manière inappropriée des connaissances de votre concept, vous devez convaincre un tribunal que vous tentiez de garder un secret commercial. Si vous y arrivez, le tribunal émettra une injonction afin d'empêcher les personnes mal intentionnées d'exploiter votre idée. Cependant, si le secret est dévoilé et que n'importe qui peut comprendre votre technologie, vous perdrez contrôle de votre secret. Votre seul recours est de chercher à obtenir une indemnisation sous forme de dommages-intérêts auprès de la personne qui a enfreint son obligation de confidentialité. Parmi les autres risques associés aux secrets commerciaux, mentionnons quelqu'un d'autre qui découvre indépen damment la même invention que vous gardez secrète. Cette personne est libre de vous faire concurrence. En fait, elle pourrait peut-être même soumettre aussi une demande de brevet et vous causer des problèmes considérables en vous faisant fermer boutique. En général, la voie du secret commercial est une bonne idée si le cycle de votre invention est relativement court : moins de 7 ans . Les chances que quelqu'un d'autre découvre et brevète la même invention pendant cette période sont faibles et vous aurez une longueur d'avance sur vos adversaires . Il n'est pas courant d'assortir votre secret commercial d'une demande de brevet cachée et cela peut se révéler une stratégie efficace si vous croyez que votre invention vous donnera un avantage concurrentiel pendant plus de sept ans . A priori, on tient secrètes les demandes de brevet pendant jusqu'à 18 mois à compter de la date de la soumission initiale. Si vous réussissez à garder votre invention secrète pendant ces 18 mois, vous pouvez retirer la demande de brevet pour qu'elle ne soit pas publiée. Ensuite, vous pouvez recommencer le processus.
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Chap itre 2 : M aîtriser l es brevets
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Publier pour empoisonner le puits La publication de votre invention sans soumettre de demande de brevet signifie que vous perdrez probablement votre droit de brevetage, mais étant donné qu'il existe maintenant une antériorité, vous pouvez également interdire à n'importe qui d'autre de soumettre une demande de brevet pour la même invention. Cette technique vous épargne les frais de brevetage et met tout le monde sur un pied d'égalité. La publication de l'invention peut être aussi facile que de l'afficher sur votre site Web. Une autre méthode très efficace consiste à soumettre une demande de brevet canadien p rovisoire, qui autorise l'OPIC à publier l'invention. Après la publication, vous pouvez abandonner la demande. Cette tactique vous permet de produire une publication que tous les chercheurs de brevets compétents trouveront dans leurs recherches d'antériorité. Dans certaines circonstances , il existe des solutions de rechange au brevetage, y compris la protection des dessins industriels (voir le chapitre 5) et la protection des droits d'auteur (se reporter au chapitre 4) . Que ces options se r évèlent pertinentes ou pas pour votre situation dépend fortement de vos circonstances particulières - consultez un expert en Pl.
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Partie 1 : Compre n d re les bie ns de propriété inte l l ectu e l l e
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Chapitre 3
Protéger vos marques de commerce Dans ce chapitre Qu'est-ce qu'une marque de commerce Choisir un nom solide Faire une demande de dépôt Défendre vos droits
L
orsque vous démarrez une entreprise ou présentez un nouveau produit ou service, vous avez l'occasion de créer de la valeur à partir de rien. En choisissant un identifiant solide et efficace, vous obtenez la protection de votre entreprise et la chance de catapulter vos produits ou services dans une position de marché dominante. Dans ce chapitre nous vous présentons les principes de base des marques de commerce, y compris des conseils précieux pour savoir comment choisir un nom distinct susceptible de bénéficier de la protection légale.
Faire 1/otre mart(ue Tout le monde est familier avec les marques. Vous avez proba blement même des marques préférées : des noms qui vous font tendre le bras pour acheter un produit particulier au lieu d'un autre sur l'étalage. C'est ce qu'on appelle le pouvoir d'une marque - il donne de la personnalité aux produits et services et crée une association dans l'esprit du consommateur. Les marques de commerce vous permettent d'exploiter la puissance de cette association pour que vous seul puissiez en profiter.
5!,
Pa rtie 1 : Comprendre l es bie ns de propriété inte l l ectu e l l e
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Les marques de commerce sont des symboles , des mots, des logos, des dessins ou des formes qui permettent de différencier vos marchandises (dans le monde des affaires de marques de commerce, on désigne les produits par le terme marchandises) ou votre service de ceux de vos concurrents . Lorsque vous avez établi votre marque de commerce, vous avez droit de la défendre contre les copieurs ou des personnes qui utilisent une marque semblable (voir la section « Faire respecter votre marque » dans ce chapitre) .
O n répartit les marques de commerce selon les catégories suivantes : " Les marques ordinaires sont des mots, des logos, des dessins ou des symboles qui distinguent votre produit ou service de celui d'un compétiteur. Par exemple, le mot Nike et son logo-symbole rendent les chaussures visibles sur les rayons . " L'apparence distinctive est l'emballage ou la conception d'un produit qui permet de le distinguer des autres comme la forme unique de la bouteille Coca-Cola. " Les marques de certification permettent d'isoler des produits ou des services qui respectent une norme particulière (par exemple, des autocollants CSA sur un casque de vélo ou une désignation professionnelle comme CMA ou PFA). Le propriétaire d'une marque de certification ne met pas les marchandises ou services directement à la disposition du grand public; il certifie plutôt la qualité d'une marchandise ou d'un service fourni par un tiers. Le propriétaire de la marque O'organisme d'octroi des licences) contrôle l'utilisation de la marque par ses détenteurs de licences. " Les marques officielles appartiennent à des entités sous le contrôle du gouvernement. (Voir l'encadré « Être officiel » pour obtenir de plus amples renseignements.) " Les indications géographiques permettent de contrôler l'utilisation de régions géographiques particulières comme marques de commerce. Seuls les produits provenant d'une région particulière peuvent porter une marque de commerce de cette région. Par exemple, on ne peut qualifier un vin pétillant du terme champagne que s'il provient de la région de Champagne, en France. À mesure que la mondialisation continue de prendre de l'ampleur et que des imitations de piètre qualité s e répandent, c e domaine d e protection des marques de commerce gagnera e n importance.
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Cha p itre 3 : Protéger vos m a rq u es de commerce
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A
Etre officiel l e s e ntités s o u s l a d ' u n g o u v e r n e m e nt
Au Canada, d i r e ction
peuvent «
faire u n e dema n d e d e
marques offi c i e lles ». les m a rques
offi c i e ll e s sont très p u i s sa n te s
,
car
e ll e s n e s u b issent p a s d'exa m e n , ' a u c u n t i e rs ne p e ut s y o p p o s e r
et e lles é c l i psent
effic a c e m e nt
les d é p ôts de c e rtai n es m a rq u e s antérieurs faits
par d e s p a rtie s
du
secteur privé.
la g a mm e d'org a n ismes qui p e ut fa ire u n e d e m a n d e d e m a rq u es offi c ie ll es p o u rrait vous éto n n e r. Les tri b u n a ux ont i nte rprété d e façon a s s e z g é n é r a l e l'expre ssion « contrôlé par le gouvernement u .
Parmi les organismes qui p euvent soumettre u n e demande de m a rques
noto n s l e s hôpita ux, les u n i v e r sité s , l e s c o ll è g e s communautaires, les mu n i c i p a lités
offi c i e lles,
et
l e u rs
e ntités
dé rivées.
Ces
entités devraient toutes prendre des
mesures a c ti v e s
pour protéger leurs contre u n e utilisation n o n a utorisée par des tiers. Par exemple, si vous déma rrez une fondation d e
m a rques
b i e nfa i s a n c e p o u r a p p uyer votre hôpital local,
l'hôpital
et vous d evriez
conseil a u près d'un expert e n P l quant à vos droits de marque de commerce respectifs. Cependant, si vous exploitez u n e entreprise à but l u c r a ti f et que vous
tous d e ux c h e rcher
re n c o ntrez une m a rque offic i e ll e ,
consulter votre exp e rt à modifie r votre marque.
vous devriez
e n Pl
et s o n g e r s é r i e u se m e nt
Bien qu'ils puissent paraître similaires, les concepts de marque de commerce et de nom commercial sont différents. Votre nom ou raison sociale est le nom sous lequel vous exploitez votre entreprise. Contrairement à la croyance populaire, l'enregistrement de votre raison sociale ne le protège pas contre un emploi par d'autres. La bonne nouvelle? Vous pouvez également le déposer comme marque de commerce, mais seulement si vous l'employez comme tel. (Pour obtenir de plus amples renseignements sur le dépôt des marques de commerce, reportez-vous à la section « Passer aux étapes suivantes ».)
Se distiniJuer de la concurrence La création d'une marque distinctive donne de la valeur à votre entreprise et fait en sorte que vos droits de marque de
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Partie 1 : Compre n d re les bie ns de propriété inte l l ectu e l l e
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commerce sont plus faciles à faire respecter. La marque que vous créez se situera dans l'une de cinq grandes catégories que nous vous présentons ci-dessous, de la meilleure à la pire. � Les marques inventées s ont les meilleures pour votre entreprise. Elles n'existaient pas avant que vous ne les ayez créées, elles sont donc par nature distinctes . (P armi des exemples existants, citons Kodak, Exxo n, Cisco.) � Les marques arbitraires existent dans le dictionnaire car il s'agit de vrais mots. On les considère ici comme arbi traires car elles ne font pas particulièrement référence aux caractéristiques ou à la qualité de votre produit. (Parmi des exemples existants, notons Indigo, Apple, Roots.) � Les marques suggestives font allusion à la nature du produit ou du service, sans le décrire entièrement. (Parmi des exemples existants , citons Whirlpool pour les machines à laver, Chapters pour des librairies.) � Les noms personnels sont très communs, cependant ils ne constituent pas de bons choix de marques de commerce. Rappelez-vous que l 'élément clé pour créer une bonne marque est la particularité - il est très probable que votre nom ne soit pas unique, donc il est très difficile à déposer. � Les marques descriptives sont les marques les plus faibles que vous puissiez adopter. Des termes comme « clic » pour un appareil photo ou « propre et vite >> pour un nettoyeur à sec sont difficiles, voire imposs ibles , à déposer et pourraient être impossibles à faire respecter, car presque tout le monde de votre industrie pourrait revendiquer les mêmes termes.
Lorsque vous choisissez votre marque de commerce, ne choisissez pas quelque chose à quoi une tierce partie pourrait s'opposer. Ne choisissez pas « Orange Crash ,, pour votre nouvelle boisson gazeuse - cela vous occasionnera des problèmes avec le propriétaire de la marque Orange Crush. Même si vous pouvez défendre votre choix de marque, pourquoi chercher des problèmes et engager des coûts de litige? Vous avez une entreprise à exploiter et des produits à lancer.
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Cha pitre 3 : Protéger vos marques de commerc e
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Éviter le mal des transports à friser fumier.
Si vous prévoyez commerc ialiser vos
marcha ndises dans des marchés étra n g e rs, vo u s d evrez choisi r votre m a rque encore plus soigneu seme nt. Assurez-vous que votre
Y"
l' expression étrangère : Y"
En japonais, le mot << shi », q u i signifie quatre, possède le même que le mot désignant la mort. En coréen, le mot << sa » présente un problème sembl a b l e . É vitez les deux lorsque vous choisissez une marque pour un produit que
son
vous souhaitez exporter en Asie. Y"
Y"
la marque Nov a pour u ne voiture, avec un faible accent tonique sur la dernière syllabe, s ignifie « ne va pas ,, en espagnol.
Mist Stick
»,
sig nifie
le mot frança i s camelote signifie
des marchandises de ma uva i se
qualité.
identifiant voya ge bien et n'évoque
p a s quelque c h ose d e morbid e , d e rid i c u l e ou d'ind é c e nt d a ns
<<
Y"
lorsqu'on a traduit en espagnol la devise utilisée pour promouvoir
coulera pas dans votre poche et vous ne serez donc pas embarrassé " - la phrase signifiait << il ne coulera pas dans votre poche et vous ne serez donc pas enceinte ». les stylos Parker - << il ne
la mond i a li s ation nécessite q u e commerciaux soient a c c e pta b l e s dans n'importe q u e l marché où l'on pourrait les présenter. Nous vous r e c o m m a n d o n s d e consulter u n dictionnaire international
l e s identifiants
d ' o bs c é n ités embarras
afin
d'évite r
tout
à l'étra nger.
En Allemagne, le terme << mist », marque d u fer
comme pour la
La caractéristique principale d'une marque de commerce choisie judicieusement est qu'elle distingue votre produit ou service des autres produits et services disponibles sur le marché. Votre réputation se développe au fil du temps, et la combinaison d'un bon produit et d'une marque de commerce mémorable augmente votre cote d'estime auprès de vos clients. Ces derniers continueront d'acheter vos produits et de passer le message à propos de vos services, et cette cote d'estime vous permettra de gagner davantage de clients. La première étape pour développer cette réputation est de créer un produit ou un service de qualité. L'étape suivante consiste à choisir attentivement votre marque. Assurez-vous de choisir quelque chose qui reflète votre identité et souligne votre unicité.
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Partie 1 : Compre n dre les biens de propriété i nte l l ectu e l l e
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Lorsque vous choisissez votre marque, c'est un peu comme si vous faisiez de l'œil à quelqu'un - vous voulez attirer, tout en restant un tantinet subtil. Une marque trop descriptive est fortement déconseillée. Vous ne pouvez pas appeler votre crème glacée « Froide et savoureuse » , car les tribunaux n'interdiront pas aux autres d'utiliser ces descripteurs de base. Et si vous voulez être unique, il faudra trouver mieux que « Hôtel Plage sablonneuse >>. Les clients potentiels comprennent immédiatement ce que vous êtes et où vous vous trouvez, mais quelle est la différence entre votre hôtel et tous les autres qui se situent sur des plages sablonneuses? Vous ne pourriez jamais revendiquer des droits de marque de commerce car le nom est trop général et descriptif pour être distinctif. La rédaction d'échantillons d'annonces constitue un bon exer cice qui peut vous aider à éviter ce piège. Rappelez-vous que votre marque doit identifier votre produit et le distinguer des produits de la concurrence; elle ne doit pas le décrire. Tenez compte de la différence entre « utilisez la cire Turtle Wax la prochaine fois que vous polirez votre voiture >> et < < utilisez la cire Lustrée la prochaine fois que vous polirez votre voiture >>. Vous voyez comment vous pouvez facilement repérer la possibilité d'ennuis de cette manière?
Passer aux étapes suif/antes Comme pour tous les droits de PI, l'établissement de la propriété est essentiel. Les propriétaires d'entreprises font souvent l'erreur d'engager un sous-traitant pour les aider à créer une marque de commerce, particulièrement des logos et des conceptions, puis oublient de se procurer une cession du droit d'auteur auprès du sous-traitant. Le terme technique pour cette situation est gâch is, et vous pouvez facilement l'éviter en vous procurant des documents clairs d è s le départ. Après avoir soigneusement créé votre marque de commerce et vous être assuré qu'elle vous appartient, vous devez aller de l'avant. En matière de marques de commerce, le droit canadien fonctionne selon le principe du premier arrivé, premier servi. En d'autres mots et en règle générale, on donne la p riorité à la première personne qui adopte la marque de commerce. Comme vous le savez certainement, les lois sont souvent complexes et floues - pourquoi les lois qui port ent sur les marques de commerce seraient-elles différentes? Nous vous
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expliquons plus loin les étapes de base pertinentes , sans pour autant pouvoir couvrir tous les aspects complexes qui concernent le dépôt et la protection d'une marque. Nous vous encourageons à dépenser un peu de votre budget de stratégie de marque pour consulter un expert en PI qui se spécialise dans les lois sur les marques de commerce. Il pourra vous guider lorsque vous ferez face à des questions j uridiques complexes.
Décider s'il faut déposer flotre mart(ue Au Canada, il n'est pas nécessaire de déposer votre marque de commerce afin de la revendiquer; vous pouvez simplement choisir d 'adopter la marque. Il est facile d'adopter la marque. Il suffit de l'associer aux marchandises quand vous les vendez ou quand vous annoncez vos services afin que le grand public comprenne que le produit ou le service est associé à la marque. Après avoir réalisé votre toute première vente normale au Canada, vous avez adopté la marque de commerce. L'emploi est un concept important dans le droit des marques de commerce. L'emploi de votre marque de commerce au Canada permet d'établir votre droit non enregistré en common law à la défendre dans les limites de la région géographique où vous faites affaire et j ouissez d'une réputation. La s imple publicité liée à vos marchandises ne compte pas - vous devez en fait réaliser une vente dans la pratique normale du commerce avant de pouvoir réclamer que votre marque de commerce est en cours d'emploi. Une publicité annonçant vos services est cependant suffisante pour établir l'emploi d ' une marque de commerce pour eux en common law. Mais n 'oubliez pas , le service doit en fait être disponible au Canada - « bientôt disponible » ne suffit pas . Les marques de commerce déposées sont représentées par le MD symbole , et les marques que l'on a adoptées sans les avoir M déposées peuvent utiliser l e symbole c . En anglais, on iden tifie une marque déposée par le symbole ® et une marque non déposée par le symbole ™ . Bien qu'il soit facile d'adopter une marque, nous vous recommandons fortement de prendre aussi le temps de déposer votre marque. En effet, toutes entreprises avis ées soumettent le dépôt de marques de commerce selon u n emploi proposé, c'est-à-dire, avant d'employer effectivement
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Pa rtie 1 : Compre n d re les biens de p ro p riété inte l lectu e l l e
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la marque. La soumission d'une demande selon un emploi proposé vous permet de définir une gamme de marchandises et de services que vous avez réellement l'intention de vendre ou d'offrir relativement à votre marque de commerce. La soumission d'une demande selon un emploi proposé est plus efficace et offre une meilleure protection potentielle que la soumission d 'une demande de dépôt d'une marque de commerce pour un nombre limité de marchandises et de services après leur exploitation. Par exemple, si vous lancez une nouvelle boisson gazeuse appelée « Chug », vous songez peut-être également à vendre des marchandises connexes. Il serait donc bon de soumettre une demande fondée sur des emplois proposés de la marque Chug, y compris les emplois associés aux boissons gazeuses et à toute autre produit que vous pourriez vendre aux couleurs de la marque Chug - par ex. , t-shirts, casquettes, manteaux, sacs et accessoires de golf. Au Canada, vous devez vendre chacun de ces articles avant d'obtenir un dépôt de marque de com merce pour cet article ou ces articles. Si vous n'employez pas , dans un délai raisonnable, un article ou service qui paraît sur votre demande, cet article ou service devra être rayé de la liste avant que la marque soit déposée. Le dépôt d'une marque vous offre de nombreux avantages, dont : v
Le droit exclusif d'employer votre marque dans tout le Canada.
v
Un outil juridique efficace pour empêcher les autres d'imiter votre marque. Le dépôt fait de vous le seul propriétaire, ce qui signifie que s'il survient un conflit de droits, l'autre partie sera responsable du fardeau de la preuve - on suppose que votre marque déposée est valide. Si vous employez tout simplement votre marque de commerce (sans dépôt), vous devez prouver vos droits avant de pouvoir déclarer que l'accusé les enfreint - un processus long et fastidieux.
v
Une valeur supplémentaire pour votre entreprise. Une bonne façon de monnayer votre entrepris e est d e franchiser votre marque d e commerce o u d'octroyer des licences, ce qui est beaucoup plus facile à fair e quand vous avez une marque déposée (pour en savoi r plus sur l 'octroi de licences , consulter le chapitre 7).
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Cha pitre 3 : P rotéger vos marques de commerce
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Avant d'adopter ou de déposer une marque, vous devez tout d'abord voir à sa disponibilité. Cela signifie que vous devez effectuer des recherches, des recherches et encore des recherches afin de vous assurer que personne d'autre n'utilise déjà votre marque proposée pour des marchandises ou des services semblables à ceux que vous vous proposez de vendre. Vous ne voulez pas payer pour l'impression de l'emballage, des étiquettes et des annonces publicitaires, pour découvrir par la suite que quelqu'un d 'autre a franchi le fil d'arrivée avant vous. Une bonne recherche peut également vous aider à en apprendre plus sur la concurrence et à choisir une marque plus solide. Lexus est une marque célèbre associée aux voitures fabriquées par Toyota. Elle coexiste sur le Registre des marques avec un dépôt de Lexus employé pour des tomates en boîte. Cela est possible car les marchandises sont très différentes et les voies commerciales pour les automobiles et les aliments sont très d ifférentes. Par contre, lorsqu'une entreprise d'importation a soumis une demande pour déposer la marque Jaguar pour des valises, la demande a été refusée car le fabricant d'automobiles Jaguar l'a contestée avec succès. Le fabricant d'automobiles Jaguar avait déjà mis à la disposition de ses clients des valises arborant la marque et la cour a décidé que les valises s ont un prolongement naturel des marchandises associées à la marque Jaguar. La recherche de disponibilité d'une marque de commerce est un genre de recherche particulier, car vous espérez en effet ne rien trouver. Une marque ou un nom d'entreprise semblable utilisé pour des marchandises ou des services semblables ou utilisé dans un commerce semblable pourrait causer de la confusion sur le marché. On appelle K.O. la découverte d'une telle marque. Et elle vous amènera directement à la case départ. Sachez que la probabilité d'un K.O. est très élevée. Nous vous recommandons de disposer de quelques options à chercher, car souvent, vous effectuerez des recherches pour au moins trois options avant de trouver une marque disponible pour utilisation.
Troufler des marques de commerce déposées L'embauche d'un chercheur de marques de commerce qualifié qui a accès à toutes les bases de données pertinentes c o nstitu e
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Partie 1 : Comprendre les biens de propriété inte l l ectu e l l e
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la meilleure façon d'effectuer une recherche de disponibilité de marque de commerce. Votre expert en Pl peut commander et réviser une recherche pour vous. Les coûts associés à ses recherches varieront selon la portée de ces dernières, mais n'oubliez pas qu'aucune quantité de recherches ne peut prouver irréfutablement ce qui est ou ce qui n'est pas vraiment disponible. Au Canada, on commence la recherche de disponibilité de marques de commerce dans le registre des marques de commerce à Ottawa. L'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) gère le registre. Vous trouverez la base de données en ligne à l 'adresse www . ic. ge . ca. Les personnes qui figurent dans le registre des marques de commerce sont sérieuses quant à leurs marques. Elles se sont démenées pour déposer leurs marques et ont dépensé de l'argent pour y arriver, elles sont donc sérieuses. Selon toute probabilité, elles ont retenu les services d'un agent de marques de commerce pour les aider à soumettre la demande et à surveiller et à contrôler les efforts des autres qui tentent de déposer une marque potentiellement concurrente. Si vous trouvez une marque qui vous fait penser à la vôtre, vous pourriez avoir des problèmes. Pendant que vous y êtes, consultez aussi le site Web des marques de commerce américaines à l'adresse www . uspto. corn. Certaines entreprises exploitent à la fois au Canada et aux États-Unis , mais ne dépensent de l 'argent pour déposer leur marque qu'aux États-Unis. Ce site pourrait vous avertir si un tel cas existe avant qu'il ne soit trop tard.
Rechercher des mart{ues de commerce adoptées Si vous franchissez le premier obstacle et que vous n'êtes pas mis K.O. par des marques déposées , alors le moment est venu d'approfondir votre recherche de disponibilité afin d 'inclure les marques de commerce adoptées mais non déposées. La consultation de la base de données des dénominations sociales du gouvernement du Canada à (http : 1 / nuans . corn) constitue une bonne prochaine étape. Le système comprend des renseignements sur les dénominations sociales délivrées par le gouvernement fédéral et par les provinces de la
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3 : Protég e r vos m a rques de commerce
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Colombie-Britannique, de l'Alberta, de l'Ontario, du Nouveau Brunswick, de la Nouvelle-É cosse et de l'Île-du-Prince É douard. Vous pouvez également rechercher des noms et des marques qui ne correspondent pas exactement, mais qui sont assez semblables pour causer de la confusion dans l'esprit du public (et vous causer de la consternation) . De plus , effectuer des recherches dans les annuaires téléphoniques et les registres d'entreprises vous aidera à éradiquer tout autre nom non déposé.
Soumettre une demande de dépôt Si vous choisissez de suivre nos conseils et de déposer votre marque de commerce, un long parcours vous attend , mais il en vaut la peine. Le processus de demande peut prendre j usqu'à de 12 à 18 mois . Une fois votre marque de commerce déposée - et si le dépôt demeure incontesté - le dépôt sera valide pendant 15 ans. Le traitement de votre dépôt est un processus en six étapes : 1/
Fonnalités : Tout d 'abord, vous (ou votre expert en Pl) remplissez un formulaire de demande qui comprend vos nom et adresse, une description ou dessin d e votre marque (le cas échéant) et une déclaration qui indique les détails de votre première vente au Canada ou de votre plan de présentation de votre marqu e au Canada - y compris une liste des marchandises et/ ou des services employés ou à être employés en liaison avec votre marque. Après l'avoir rempli, vous devez faire parvenir le formulaire de demande et, bien sûr, les droits gouvernementaux de demande, au Bureau des marques de commerce (BMC) . Le BMC examine votre demande afin de s'assurer que vous l'avez remplie correctement. Si le BMC constate que vos documents sont en règle, il ouvre votre dossier de demande et vous envoie un numéro de demande et une date de soumission.
1/
Examen : Un examinateur du BMC passe votre demande au peigne fin, et idéalement, confirme que la marque que vous proposez n'entre pas en conflit avec d'autres et que vous avez décrit correctement le produit ou service à couvrir. On vous envoie les conclusions de cette étape dans un rapport officiel de l'examinateur.
6 {J,
Partie 1 : Compre n d re l es biens de propriété inte l l ectu e l l e
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Il faut répondre (par écrit) immédiatement à toute objection soulevée dans le rapport de l'examinateur pour que votre demande reste active. Si vous ne convainquez pas l'examinateur de retirer les obj ections soulevées, on rej ettera votre demande - et si vous ne répondez pas du tout, on abandonnera votre demande. V'
Annonce publicitaire : Le BMC publie les demandes qui réussissent l 'étape d'examen dans le Journal des marques de commerce. Cette publication officielle de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada permet aux tiers, généralement aux autres personnes qui possèdent des marques à protéger, de consulter votre marque et de signaler leur opposition si elles croient que votre marque entre possiblement en conflit avec la leur.
V'
Opposition : Si votre marque fait face à de l'opposition, on la retire du cycle de traitement régulier et o n la met en attente j usqu'à ce que la procédure d'opposition soit terminée.
V'
Admission : Après que votre demande réussit le processus , le BMC vous émet un Avis d'admission et (vous l'avez deviné) une demande de paiement de droits gouvernementaux d'inscription.
V'
Dépôt : Après avoir soumis les droits appropriés, et une Déclaration d'emploi pour toute demande basée sur l'emploi projeté de la marque, votre marque de commerce se fait déposer et vous recevez un c ertificat officiel. Ce certificat est la preuve que vous êtes le propriétaire enregistré de la marque.
Conserrler rlotre mart{ue déposée Comme toute bonne chose, la possession d'une marque d e commerce déposée est associée à des responsabilités. Pour q ue la marque de commerce reste valide, vous devez : V'
la renouveler tous les 15 ans. Pourvu que vou s vou s rappeliez de l a renouveler périodiquement, e l l e vous appartiendra à perpétuité.
V'
l'employer. Vous devez employer la marque pour toutes les marchandises et tous les services pour lesq uels vous l'avez déposée. Vous disposez pour ce faire d 'une période
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Cha pitre 3 : Proté ger vos marques de commerce
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de grâce de trois ans à compter de la date du dépôt. Par la suite, si vous n'utilisez pas la marque pendant une période de trois ans ou plus, une tierce partie peut soumettre une demande afin qu'elle soit rayée du registre. Donc, employez-la sinon vous la perdrez. Avant et après le dépôt, vous devez employer votre marque de commerce d'une façon qui montre que vous avez l'intention de la traiter comme une marque de commerce et non pas simplement comme du texte. Par exemple, utilisez une police ou une couleur particulière quand vous l 'écrivez pour qu'elle se distingue du texte ordinaire, et utilisez le symbole MD (ou MC avant qu'elle soit déposée) . L e retrait d'une marque déposée mais inutilisée s'appelle radiation en vertu de l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce. Si vos recherches révèlent une marque de commerce déposée qui fait concurrence à celle pour laquelle vous souhaitez soumettre une demande et qu'on ne l'emploie pas , vous pouvez soumettre une demande pour faire radier l'ancienne marque déposée. Y'
ne pas la modifier. Vous devez employer votre marque de la manière que vous l'avez déposée. Les entreprises modifient souvent leur marque ou leur logo, mais cela peut causer des problèmes lorsqu'il s'agit de faire respecter la marque, car la marque de commerce que vous utilisez pourrait ne pas être la même que celle que vous avez déposée. Consultez votre expert en PI au fur et à mesure que votre entreprise évolue - vous d evrez peut-être soumettre une nouvelle demande pour une nouvelle marque.
Faire affaire à l'étran9er L'acquisition de droits de marque de commerce étrangers se fait pays par pays et il est primordial de déposer votre marque de commerce lorsque vous lancez un nouveau produit ou service dans un nouveau marché où vous n ' avez pas l'avantage d'une réputation. Il est essentiel de vou s respectiez tous les principes de recherche e t que vous établissiez une bonne protection de la marque de commerce quand votre entreprise prend de l'expansion à l'étranger.
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Partie 1 : Comprendre l es b i e ns d e p ropriété i nte l l ectu e l l e
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Options de soumission centralisée Bien
que,
d a n s la p l u p a rt des cas,
demande d e m a rq u e de c o m m e r c e dans chaque p a ys, s i vo u s sou h a itez déposer votre marque d e commerce dans trois pays ou plus de l'Union e uropéenne, vous pouvez profiter du système de marque communautaire (MC). le système MC couvre les 27 membres de l'Union européenne et vous permet de soumettre u n e demande c e ntral e qui s e r a soumise dans l e s trois p ays (ou plus ) de votre on doive soumettre u n e
choix, ce qui vous fera gagner temps et économiser d e l'arg e nt.
du
le Système de M a d ri d pour l e dépôt internationa l d e m a rques de commerce permet de soumettre des d e m a n d e s central i s é e s pour s e s 8 4 pays membres. Malheureusement, le C a n a d a n'en est pas mem bre, mais si vous exploitez une entreprise industrielle o u commerc i a l e dans l'un des pays membres, vous pouvez peut-être profiter de ce systèm e consultez votre expert en Pl.
La soumission de votre première demande associée à des marchandises ou des services particuliers permet d'établir une date d'antériorité internationale. Lorsque vous soumettez des demandes étrangères dans les six mois suivant le dépôt de votre demande au Canada, vous pouvez revendiquer la date d'antériorité - on traitera vos demandes étrangères comme si elles avaient été soumises à la même date que la première. Profiter de votre date d'antériorité vous permet de reporter la soumission de demandes étrangères sans compromettre la date d'adoption. Si vous ne soumettez pas de demande à l'étranger au cours de cette période de six mois, vous ne perdez pas automatiquement votre droit de soumission, mais puisque vous aurez perdu votre antériorité, vous courez le risque qu'une tierce partie fasse une demande avant vous. On poursuit les demandes de marques de commerc e comme nouvelles demandes dans chaque pays et les règlements locaux s'appliquent. Sachez que bon nombre de pays sont des administrations à « premier déposant >> et ne disposent pas du même processus d'examen que le Canada. I I est donc important d'établir l'antériorité et de soumettre votre demande étrangère aussi tôt que possible. Par exception au Canada, les demandes de marques de commerce doivent décrire chaque marchandise et s ervice de façon précise. Dans d'autres pays, les demandes de dépôt
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Cha p itre 3 : Protéger vos m a rq u es de commerce
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et les droits connexes que vous devez payer dépendront du nombre de classes de marchandises ou de services que vous désignez. Mais attention, plus vous désignez de classes , plus vos coûts augmenteront rapidement! Demandez l'avis de votre professionnel en PI.
Faire respecter flotre mart(ue La marque de commerce peut être un bien de très grande valeur pour votre entreprise et vous devez vous en occuper. Vous devez contrôler l'utilisation de votre marque. Si des tiers commencent à utiliser votre marque ou une marque semblable sans votre contrôle, par définition la marque ne s ignifie donc plus que les marchandises et les services proviennent de vous. Elle cesse donc d'être une marque de commerce. Cela signifie que vous devez : Y"
empêcher les tiers d'utiliser votre marque sans autorisation.
Y"
contrôler clairement l'utilisation de la marque lorsque vous autorisez un tiers à l'utiliser.
Y"
empêcher des tiers de déposer ou d'employer des marques qui sont similaires au point de prêter à confusion.
Il est essentiel que vous vous opposiez aux dépôts qui p ortent à confusion. Tout comme les tiers avaient le d roit de s ' opposer à votre demande de marque de commerce, vous pouvez (et devriez) vous opposer aux demandes faites par des tiers si vous croyez que leur marque proposée risque d ' être confondue avec la vôtre. Si vous autorisez un tiers à employer votre marque (c ' est-à d ire une licence), assurez-vous qu'il respecte les normes de licence pertinentes et qu'il reconnaît clairement que la marque vous appartient et qu'il vous incombe de contrôler son emploi. Si vous mentionnez la marque de commerce d'un tiers d ans votre publicité (comme, par exemple, lorsque Future Shop met en solde les iPod), vous devez identifier le propriétaire de la marque de commerce (c'est-à-dire, pas vous). C omme avec beaucoup de choses en matière de lois d e la Pl, vous devez protéger le droit à votre bonne réputation p ersonne d'autre ne le fera à votre place.
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Pa rtie 1 : Compre n dre l e s biens de propriété intel l ectu e l l e
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Contre façon de flos droits La contrefaçon se produit lorsqu'une tierce partie (non seulement un concurrent) emploie une marque suffisamment semblable à votre marque de commerce déposée pour prêter à confusion. Que ce soit l'intention du concurrent ou non de profiter de votre bonne réputation, si le bon sens vous indique que vos clients (ou clients potentiels) pourraient croire que ce produit est le vôtre, il y a contrefaçon. Si vous découvrez que quelqu'un utilise votre marque sans votre permission, vous pouvez intenter une poursuite pour contrefaçon contre cette personne ou cet organisme et demander à la cour d'y mettre fin. Votre avocat ne doit prouver que deux choses : v
que vous êtes le propriétaire enregistré de la marque (votre certification de dépôt sera bien utile pour ce faire) .
v
que la marque est semblable au point de prêter à confusion et qu'elle est en cours d'emploi sans votre permission.
Si les deux exigences sont satisfaites, la cour ordonnera au contrevenant de cesser immédiatement d'employer la marque. Selon les circonstances , on peut également forcer les contrevenants à modifier leur nom ou marque, à détruire leur inventaire actuel et/ou à verser des dommages et intérêts compensatoires. Vous voyez jusqu'à quel point une marque déposée peut avoir du pouvoir? Soyez vigilant à l 'égard des contrevenants possibles et arrêtez-les rapidement. Les propriétaires de marques célèbres , comme Harley-Davidson, doivent sans cesse surveiller le marché et être à l'affût des imitateurs et des contrevenants . Parfois, si les marques ne sont pas identiques, ou si les marchandises ou les services sont différents, la détermination à savoir s'il y a contrefaçon relève du bon jugement . Il est diffi cile de dire avec certitude qu'il y aura confusion dans l'esprit du consommateur raisonnable. Si vous avez des p reuves qui témoignent qu'il s'est produit une réelle confusion, assurez vous de la documenter; cela vous facilitera la tâche devant les tribunaux. Par exemple, prenez note de tout mauvais appel ou de toute demande que vous avez reçu, mais qui était destiné à d'autres personnes . Prenez note de tous les cas dont vous avez connaissance et où l'un de vos clients a acheté des produits ou des services du contrevenant en croyant qu'il achetait les vôtres .
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Cha pitre 3 : Protéger vos m a rques de commerc e
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Parmi les problèmes connexes à survenir lorsqu'une marque de commerce réussit, mentionnons le généricide. Le grand public devient tellement familier avec une marque que les droits qui y sont associés se diluent. Par exemple, on pourrait utiliser une marque de manière inappropriée, comme la transformer en un verbe - comme lorsqu'on dit « Xeroxer )) au lieu « photocopier » un document. Les marques peuvent également devenir tellement communes qu'on ne distingue plus le produit de sa concurrence. Par exemple, les gens utilisent l'expression '' Q-Tips )) pour tous les cotons-tige, peu importe le fabricant. Et c'est le cas pour beaucoup d'autres marques, comme Escalator, Kleenex, Fridigaire et Scotch Tape. Certaines entreprises croient qu'un niveau élevé d'emploi générique représente un avantage et que cela témoigne j usqu'à quel point le produit est rendu populaire. Ne tombez pas dans le piège de cette supposition - permettre un tel (mauvais) emploi par le grand public vous rend la tâche plus difficile lorsque vient le temps de faire respecter vos droits de marque de commerce. Vous ne voulez pas que les tribunaux pensent que vous l'avez laissé tomber dans le domaine public.
Concurrence délo1Jale ou trompeuse Si vous avez ignoré nos conseils et que vous n'avez pas déposé votre marque de commerce, ne désespérez pas ; vous pouvez toujours défendre vos droits. Puisque votre marque n'est pas déposée, vous ne pouvez pas invoquer les dispo s itions de la Loi sur les marques de commerce. Cependant, si vous croyez que quelqu'un emploie une marque semblable à la vôtre, vous pouvez demander à votre avocat de demander le redressement par l'intermédiaire d'un recours de common law que l'on appelle concurrence déloyale ou trompeuse ou communément appelée " passing-off Ce délit civil de common law repéré à l'article 7 de la Loi sur les marques de commerce empêche les gens de représenter faussement leurs produits en prétendant qu'ils sont associés aux vôtres - c'est-à-dire que cela les empêche de faire passer leurs produits pour les vôtres. "·
Intenter une action pour concurrence déloyale ou trompeuse contre un concurrent est coûteux, puisque le fardeau de la preuve vous revient. Votre avocat doit convaincre la cour que :
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P a rtie 1 : Comprendre les biens de prop riété i nte l l ectu e l l e
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V'
vous avez adopté votre marque de commerce et vous j ouissez d'une réputation grâce à cet emploi.
V'
le tiers emploie sa marque semblable avec l'intention de profiter de votre réputation.
V'
vous avez subi des torts à la suite de cet emploi non autorisé de la marque semblable. Notez que, après un tel procès, si une inj onction est ordonnée par la cour, l'injonction interdisant la tierce partie d'employer sa marque semblable s'appliquera seulement là où vous avez établi une réputation associée à votre marque.
Bien que les efforts initiaux nécessaires pour déposer votre marque semblent exigeants, le dépôt vous offre des droits plus solides pour empêcher l'emploi non autorisé de votre marque. Si vous devez faire respecter vos droits, le fardeau qui pèsera sur vous, votre entreprise et votre équipe juridique s era beaucoup moins lourd si vous avez déposé votre marque.
Que vaut
une
marque de commerce?
Toute cette discussion sur l'importance
de passer d u temps à déve l o p p e r u n e m a r q u e u n i q ue , à re c h e r c h e r d e s conflits potentie l s, à f a i r e u n e demande de dépôt e t à la d éfe n d re c o ntre l ' e m p l o i d ' u n e m a r q u e sem b l a b l e pourra it vous fa ire douter
du m é r ite d ' u n tel p ro c essus. Il e st i m p o s s i b l e d e p r é c i s e r l a va l e u r
de c o m m e r c e puisq u'elles s o nt
exa cte d ' u n e m a rque ou d e s o n d é p ôt
toutes u n i q u e s , mais lisez ce ré c it pour avo i r u n e i d é e d e c e q u e c e l a représente.
l ' i m p re s s i o n et Pol a roïd a f a it faillite d e ux foi s . Récemment, l'actif resta nt de P o l a roïd - un p e u p lus q u e l e s droits de m a rq u e d e c o m m e r c e à l'é c h e l l e m o n di a l e et l a c ote d'estime c on nexe - a été vendu pour l a somme de 1 00 millions de d o ll a rs à une s o c i été d ' a cti o n s p r i v é e q u i t r o u v a it q u e l e n o m possé d a it u n e valeu r de longue durée. le
domaine
de
i nsta nta n é e n'existe p l u s
Bon, n o u s ne d i s o n s
p a s q u e si
v o u s déposez votre m a rq ue , v o u s g a g n e re z d e s m i ll i o n s
d e d o ll a rs;
Po l a ro ï d éta it c é l è b r e po u r s e s
n o u s vous faisons tout s i m p l e m e nt
appare i l s photo Land q u i produisai e nt
rem a rq u e r
des
photos insta ntanées. Mais à l'ère
des appareils
ph oto n u m é r i q u es,
que v o s d r o its pourraient
avo i r u n e très grande v a l e u r et qu'ils v a lent l a p e i n e d'être
défendus.
Chapitre 4
Faire valoir vos droits d'auteur Dans ce chapitre Examiner les principes fondamentaux des droits d'auteur Comprendre la propriété Déposer Reconnaître la contrefaçon Protéger vos droits Connaître les exceptions
1\ e tous les types de droits de la propriété intellectuelle, U les droits d'auteur sont probablement les plus faciles à comprendre. Ils sont certainement les plus faciles à acquérir. Cependant, malgré sa simplicité apparente, le concept des d roits d'auteur peut être comparé à un cochon recouvert d e graisse : facile à voir, mais difficile à attraper - et voilà un cochon qui vaut la peine d'être attrapé. Par le passé, on traitait les droits d'auteur comme le vilain petit canard des droits de la PI (en grande partie parce que les experts en PI ne font pas beaucoup d'argent en vou s aidant à acquérir des droits d'auteur ou à soumettre u ne demande pour en acquérir) . Mais les lois relatives aux droits d 'auteur se transforment rapidement en cygne de la PI et d eviennent très importantes pour de nombreuses indu stries , en particulier les industries du logiciel et du divertissement. Si on les applique aux logiciels libres, au téléchargement ou au partage de musique, de j eux vidéo ou de films, les d roits d'auteur déterminent souvent qui peut faire quoi et qui fait de l'argent. Si vous avez l'intention de créer une nouvelle sonnerie ou simplement de demander à quelqu'un
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Partie 1 : Compre n d re les biens de propriété inte l l ectu e l l e
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de concevoir un nouveau site Web pour votre entreprise ou œuvre de bienfaisance, vous devez comprendre les droits d'auteur. Pour vous aider en ce sens, nous discutons dans ce chapitre des divers types d'œuvres protégées par les droits d'auteur, de qui possède ces œuvres et des droits que détient le propriétaire du droit d'auteur.
ArricJer à comprendre Le droit d 'auteur est principalement un droit exclusif qui permet au propriétaire des droits d'une œuvre admissible d'empêcher les autres de reproduire l'œuvre protégée pendant une période prolongée. Au Canada, les droits d'auteur durent généralement pendant toute la vie de l'auteur, plus 50 ans. (Aux États-Unis, ils durent pendant toute la vie de l'auteur, plus 75 ans.) Si vous tenez compte des faibles coûts à débourser pour obtenir les droits, cela fait de la protection par droit d'auteur la meilleure affaire de la Pl. Par contre, cela signifie que si vous souhaitez reproduire une œuvre, vous devez trouver le propriétaire du droit d'auteur et vous ne pouvez pas supposer qu'il ne fera pas respecter ses droits tout simplement parce que l'œuvre est ancienne. Pour être admissible à la protection par droit d'auteur, une œuvre doit être importante - la protection par droit d'auteur n'est pas disponible pour les autocollants ou les titres. Les œuvres admissibles appartiennent à l'une des catégories générales suivantes : Y"
Œuvres littéraires : Une séquence écrite ou enregistrée de mots, de numéros ou de symboles, notamment les livres, les brochures ou les programmes d'ordinateur.
Y"
Œuvres musicales : Des compositions qui comprennent de la musique ou une combinaison de musique et de paroles (les paroles sans musique font partie des œuvres littéraires).
Y"
Œuvres dramatiques : Des œuvres qui comprennent des mots parlés j oués par un personnage ou plus , notamment les pièces de théâtre, les films, les scripts et les vidéos.
Y"
Œuvres artistiques : Des œuvres en deux ou trois dimensions de beaux-arts , d'arts graphiques ou d'arts appliqués, notamment les tableaux, les photographies, les sculptures, les cartes et l'architecture.
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Chapitre 4 : Faire va l oir vos d roits d'a ute u r
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L'exploitation libre n'est pas exempte des droits d'auteur Bon nombre de personnes croient par erreur que les logiciels libres sont des logiciels sans d roits d'auteur. Cependant, le simple fait que le code source soit disponible gratuitement ne signifie pas que les droits d'auteur ne s'appliquent pas. En g énéral, les droits d'auteur pour les logiciels libres reviennent à l'a uteur et la plupart des logiciels
libres ne sont d i s p o n i b l e s pour utilisation qu'avec licen ce. les licences disposent souvent de conditions très précises (et parfois exigeantes). Ce qui manque à ces licences est l'obligation de payer des frais. Cela fait que les licences de log iciels libres sont libres des redevanc es, mais ne sont p a s exemptes de droits d'auteur.
Il existe trois autres catégories admissibles à la protection, et bien qu'il ne s'agisse pas uniquement d'œuvres de paternité, le fait de les créer vous donne droit d'en empêcher la reproduction non autorisée : v
La prestation d'un artiste
v Un
enregistrement sonore
v Un
signal d e communication
La question à savoir si les bases de données attirent la protection par droits d'auteur est controversée. Par exemple, un concurrent peut-il tout simplement reproduire et distribuer l'annuaire téléphonique sans la permission du créateur original? D'un côté, les ouvrages ne semblent posséder aucune parcelle de créativité ou d'expression originale. D'un autre côté, la collecte des données nécessite souvent un investissement important en temps et en argent, et cet investissement peut nécessiter une protection. Les États-Unis disposent d'une protection plus large que le Canada, mais cela demeure un domaine difficile - consultez un expert en Pl.
Si flous fe rédi9ez, ifs fliendront Voici d e bonnes nouvelles - les droits d'auteur vous appartiennent automatiquement. Vous avez bien lu. Ils proviennent de la paternité de votre œuvre. Vous rédigez
]!,
Partie 1 : Comprendre les bie ns d e propriété inte l l ectu e l l e
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le prochain livre à succès du cercle de lecture ou vous enregistrez le prochain tube? Dès que vous la créez, l'œuvre est protégée par le droit d'auteur. Mais pour être bien clair, le livre à succès qui germine touj ours dans votre tête n'est pas couvert. Une œuvre n'est pas acceptée comme existante à moins d'avoir été fixée sur un support quelconque. Par exemple, si vous prononcez un brillant discours improvisé (sans notes) , il n'est pas protégé à moins que vous ne l'enregistriez d'une manière quelconque, possiblement à l'aide d'un sténographe ou d'un magnétoscope.
Être oritJinal Pour être admissible à la protection par droit d'auteur, l'œuvre doit être originale. Cela ne signifie pas nécessairement qu'elle est nouvelle, extraordinaire ou innovatrice - cela signifie tout simplement que l'œuvre est le résultat de la créativité et qu'elle n'a pas été reproduite à partir d'une source existante. Le droit d'auteur ne protège pas l 'idée sous-j acente à votre œuvre originale; il protège l 'expression originale de l'idée. Par exemple, on ne considère pas la prise en photo de la photographie de quelqu'un d'autre comme une œuvre originale. Cependant, si vous voyagez au même endroit, regardez la même vallée, placez votre appareil photo sur le même point que le photographe original et prene z votre propre photographie, vous avez créé une œuvre originale.
Démêler les t{uestions de propriété La génération d'une œuvre originale produit des problèmes de propriétaire et de protection, qu'il s'agisse d'un enregistrement musical, d'une image graphique, de produits publicitaires , d ' un manuel de cours ou d'une photographie. En général, l'auteur d'une œuvre est le premier propriétaire du droit d'auteur. Cependant, toute création originale a potentiellement une grande valeur et lorsqu'on parle d'argent, vous savez que les choses ne resteront pas simples pendant longtemp s .
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Cha p itre 4 : Fa i re va l o i r vos d ro its d'aute u r
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Créer la propriété Si vous travaillez d'arrache-pied dans votre sous-sol et que vous terminez enfin le prochain livre à succès, la propriété du droit d'auteur du manuscrit est probablement assez simple : vous êtes le créateur, donc vous possédez le droit d'auteur. Cependant, si vous payez quelqu'un pour créer une œuvre, les choses pourraient se brouiller. Considérez les situations suivantes : Y"
Créations d'employés : Si vous êtes un employé qui crée une œuvre et que cela fait partie de votre emploi, ce n'est pas vous qui possédez le droit d'auteur, mais votre employeur.
Y"
Œuvres créées à contrat : L'embauche d'une personne à contrat pour vous fournir une sorte de produit livrable crée une situation encore plus difficile. Puisqu'on ne considère pas la personne que vous avez embauchée comme employé, à titre d'auteur original, le droit d'auteur lui appartient à moins d'avis contraire de votre part. Voici un exemple : vous retenez les services d'une société pour créer du texte publicitaire. Bien que vous ayez la liberté d'utiliser le matériel de l'agence conformément à votre contrat, vous ne possédez pas le droit d'auteur pour le texte ou l'œuvre d'art. Cela signifie que si quelqu'un d'autre reproduit vos annonces publicitaires, vous ne pouvez pas les poursuivre pour contrefaçon - vous devrez demander à l'agence de publicité de les poursuivre. Et, pour compliquer davantage les choses, c'est vous - et non pas l'agence - qui possédez possiblement les droits de marque de commerce pour le logo dans les mêmes annonces (voir le chapitre 3 pour de plus amples renseignements sur les droits de marque de commerce).
Chaque situation de travail à contrat est différente, et vous pouvez la personnaliser en fonction de vos besoins particuliers. Par exemple, vous pouvez précisez dans le contrat d'embauche que le droit d'auteur vous sera octroyé. Demandez à un expert en PI compétent d'examiner votre contrat avant de le signer afin de vous assurer que vous avez p rotégé vos droits . Sachez que quiconque contribue à une œuvre originale pourrait avoir un intérêt partiel dans la propriété de cette œuvre. Soyez prudent lorsque vous téléchargez des logiciels depuis Internet et que vous les intégrez à votre prochaine
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Pa rtie 1 : Compre n d re les biens de propriété inte l lectu e l l e
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merveilleuse application. Il est possible que d 'autres personnes fassent la queue pour vous réclamer paiement après qu'elle aura eu un grand succès. Bon nombre de litiges coûteux en matière de droit d'auteur ont trait à des questions de propriété. Les participants habituels au grand débat de la propriété sont des associés, des employeurs/employés, des collaborateurs et des sous-traitants. Consultez un expert en PI pour vous aider à comprendre les aspects juridiques de la propriété.
Unir ses forces Si vous travaillez (de façon indépendante et non pas comme employé) avec un coauteur, le droit d'auteur vous appartient conjointement, à moins que vous n'ayez un contrat qui stipule le contraire. On vous recommande de rédiger un contrat de copropriété dans ces situations. Tout comme une convention d'actionnaires, le contrat aborde plusieurs des problèmes qui pourraient se présenter plus tard, y compris les utilisations dérivées (comme la création d'une édition révisée de l'œuvre) et la planification de la succession.
Transférer la propriété Déterminer si vous êtes effectivement le propriétaire du droit d'auteur peut vous offrir d'autres possibilités en plus de s implement protéger votre œuvre contre les contrevenants . À titre de propriétaire, vous pouvez octroyer une licence pour votre œuvre ou encore céder cette dernière. L'octroi d 'une licence à un tiers lui permet d'utiliser votre œuvre tout en vous permettant de conserver la propriété de l'œuvre et des droits d'auteur. La cession de votre œuvre à un ou plusieurs tiers transfère à la fois le droit d 'utiliser l'œuvre et les droits d'auteur. (Voir le chapitre 7 pour en savoir plus sur la façon de tirer profit des transferts de droit d'auteur.) Des industries entières, comme les industries du film, du j eu vidéo et du logiciel, sont basées sur l'octroi de licences de droits d'auteur, donc assurez-vous de bien faire v o s devoirs en matière de propriété. Si vous ne pouvez pas prouver que vous possédez le droit d'auteur d'une œuvre ou que vous disposez de la licence qui vous permet d'octroyer une autre licence, on vous fera cesser de commercialiser l'œuvre . Les entreprises qui retiennent les services de sous-traitants et qui embauchent des employés pour les aider à élaborer
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Chapitre 4 : Faire va l oir vos droits d'auteur
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une œuvre quelconque protégée par le droit d'auteur doivent absolument avoir les documents précisant à qui appartiennent les droits d'auteur (et toute renonciation de droit moral) . Consultez votre expert en Pl.
C'est officiel Au Canada, il n'est pas nécessaire de déposer votre œuvre, car les droits d'auteur vous reviennent automatiquement (reportez vous à la section précédente pour en savoir plus). Il est possible de poursuivre les contrevenants devant les tribunaux, et ce, sans certification officielle. Vous pouvez même inscrire le symbole © sur votre œuvre sans la déposer. Le processus de soumission de demande de dépôt du droit d'auteur est cependant rapide et facile et nous vous recommandons donc de le faire. Vous aurez la tâche beaucoup plus facile si vous vous présentez au tribunal armé d'un certificat de dépôt, car le fardeau de la preuve reviendra alors à votre adversaire. La soumission d'une demande est facile : il suffit de remplir un formulaire de demande et de l'envoyer au service du droit d'auteur de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPlC), accompagné des frais de demande, bien sûr. Il est beaucoup plus facile de soumettre une demande de droits d'auteur que de soumettre une demande pour tout autre type de PI. Il vous suffira tout simplement d'indiquer le titre de votre œuvre, sa catégorie (œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique) , les renseignements pertinents sur sa publication (date et endroit de publication) le cas échéant, ainsi que l'auteur de l'œuvre et le propriétaire du droit d'auteur. Il n'est pas nécessaire de j oindre un exemplaire de l'œuvre à votre demande; l'OPIC examinera simplement votre demande pour s'assurer qu'elle est complète. Si tout est en règle, vous pourrez accrocher votre certificat au mur après quelques semaines. Si vous avez plusieurs œuvres à protéger, vous devrez soumettre une demande distincte pour chacune d'elles , car il n'existe aucune protection à portée générale. Avec un peu de chance, vous aurez encore un peu d'énergie après avoir créé et déposé votre œuvre, car il vous faudra ensuite veiller à ce que vos droits soient respectés . L'OPIC dépose le droit d'auteur et vous envoie un certificat, mais il
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Partie 1 : Compre n d re les b i e n s de propriété i nte l l ectu e l l e
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ne fait pas respecter vos droits. (Reportez-vous à la section suivante pour en savoir plus sur la protection de votre droit d'auteur.)
Contrefaçon de droit d'auteur Quelqu'un enfreint vos droits s 'il fait quelque chose stipulé dans la Loi sur le droit d 'auteur que seul un propriétaire peut faire. Parmi les contrefaçons courantes , notons la reproduction, l'exécution, l'importation ou la vent e d'une œuvre sans autorisation du propriétaire du droit d ' auteur. La règle d'or du droit d'auteur est facile à définir, mais elle n'est pas toujours aussi facile à interpréter. Le droit d'auteur ne protège pas l 'idée sous-jacente à votre œuvre originale; il ne protège que l 'expression originale de l'idée. Lisez cet exemple : Vous créez une application iPhone très branchée pour votre employeur et décidez de quitter votre emploi et de créer la même application pour l'utiliser sur un BlackBerry. Aucun droit d'auteur n'existe pour l'idée de votre application, mais un droit d'auteur existe pour le code, donc vous devez vous assurer de recommencer dès le début et de ne pas utiliser le même code. Et rappelez-vous que si quelqu'un en Ukraine, qui n'a jamais vu votre application iPhone, crée une application identique, elle n'enfreint pas votre droit d'auteur c ar l'idée de l'application n 'est pas protégée. Les ordinateurs et Internet ont fait de la contrefaçon du droit d'auteur un problème plus important que par le passé, et un piège dans lequel il est beaucoup plus facile de tomber. Le fait que vous puissiez reproduire quelque chose ne signifie pas que vous avez le droit de le faire. Considérez qu'on a récemment condamné les fondateurs de Pirate Bay - un site Web populaire pour partager de s fichiers de musique - à une peine de prison prolongée en Suède pour contrefaçon de droits d'auteur. Et, plus près de chez nous , le Barreau du Haut-Canada (en Ontario) était impliqué dans un long Oire, coûteux) litige qui s 'est rendu jusqu' à la Cour suprême du Canada. Le cas concernait la reproduction de livres de j urisprudence pour des avocats sans la permis sion des éditeurs. Donc, soyez bien conscient que n'importe qui peut avoir des problèmes en ce sens .
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Chap itre 4 : Fa ire va l o ir vos droits d'a ute ur
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Que vous recherchiez des photographies à utiliser sur votre site Web, distribuiez des documents aux étudiants qui suivent votre cours ou téléchargiez de la musique dans votre lecteur de MP3, vous devez prendre garde aux droits d 'auteur. Les entreprises ou les établissements qui utilisent du matériel protégé par le droit d'auteur pour leurs produits ou services doivent particulièrement faire attention, car les propriétaires de droits d'auteur sont plus susceptibles d'intenter un procès contre un contrevenant qui tire profit de la contrefaçon. Par exemple, si votre entreprise utilise, modifie ou distribue un logiciel quelconque, sous quelque forme que ce soit, investissez toutes les ressources nécessaires pour vous assurer d'avoir obtenu le droit d'utiliser les logiciels que vous recevez ou envoyez.
Lire flos droits À titre d'auteur d'une œuvre originale, vous avez des droits exclusifs pour contrôler la façon dont votre création est utilisée, et ceux-ci s'étendent au-delà du simple droit qui vous revient d'empêcher les autres de reproduire votre œuvre. Les sections suivantes discutent de la nature et de la portée de ces droits exclusifs .
Interdire la reproduction Le droit principal et le plus important que détient le créateur ou le propriétaire d'une œuvre, peu importe sa catégorie, est d'empêcher les autres de reproduire l 'œuvre. C'est le fait de reproduire qui est interdit, même si l'on n'utilise jamais la reproduction : Y'
La reproduction de votre propre portrait acheté auprès d'un photographe enfreint le droit d'auteur du photographe. Le fait que vous ayez payé cher pour le portrait original et quelques reproductions ne vous transfère pas automatiquement le droit d'auteur.
Y'
Le téléchargement d'un exemplaire piraté d'une chanson ou d'un programme informatique sur votre disque dur constitue un geste de contrefaçon du droit d'auteur.
Y'
L'installation ou le téléchargement d'un exemplaire légitime d 'un logiciel sans licence est considéré comme une contrefaçon.
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Partie 1 : Compre n d re l es biens de propriété inte l l e ctue l l e
!;'
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L'utilisation de musique populaire protégée par le droit d'auteur comme musique de fond pour votre production vidéo personnelle constitue une contrefaçon des droits du compositeur ou de l'auteur-compositeur.
Interdire la préparation d1œuflres dériflées Il y a œuvre dérivée lorsque l'on superpose une contribution créative supplémentaire sur une œuvre existante. Cela comprend la redistribution, la transformation ou l'adaptation de l'œuvre précédente. Aucune personne n'a le droit de créer une œuvre dérivée basée sur votre œuvre sans votre permission. Voici quelques exemples d'œuvres dérivées : !;'
La traduction d'un livre dans une langue différente
!;'
La création de nouvelles paroles pour une ancienne chanson
!;'
La photographie d'une statue
!;'
La modification d'un programme informatique afin de le rendre compatible avec un autre produit, matériel ou logiciel
Empêcher la distribution non autorisée La distribution d'exemplaires ou d'adaptations d'une œuvre, que ce soit par vente publique, distribution gratuite, location ou emprunt, constitue une contrefaçon, même si ce n'est pas vous qui avez fait les reproductions. Par exemple, la reproduction d'un article de journal ou de magazine qui porte sur l'impact du tabagisme passif et la distribution d'exemplaires à tous vos proches qui fument est interdite. Tout comme l'est la distribution à l'un de vos partenaires de la copie d'un tableur pour lequel vous êtes le seul à détenir une licence.
Empêcher les prestations publit(ues Vous pouvez empêcher l'interprétation publique, à but lucratif, d'une œuvre protégée par le droit d'auteur à un théâtre ou un autre lieu de divertissement.
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Chap itre 4 : Fa i re va l o i r vos d roits d'aute u r
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Si vous possédez le droit d'auteur d'une pièce de musique populaire, vous pouvez empêcher la lecture d'un enregistrement de cette pièce en public, par exemple, comme musique de fond dans votre bar martini préféré (voir le chapitre 7 pour de plus amples renseignements sur les licences). Une chaîne de radio ou de télévision ne peut pas diffuser une émission de musique ou de vidéo protégée par le droit d 'auteur sans licence du propriétaire du droit d'auteur. Dans le chapitre 7, nous expliquons comment les radiodiffuseurs publics obtiennent ces licences .
Protéger flotre réputation artistit{ue Les droits moraux sont un genre spécial de droits d 'auteur. Ils vous permettent de conserver le crédit pour votre œuvre et de protéger votre réputation. Même si vous transférez vos droits d'auteur à quelqu'un d'autre, les droits moraux restent avec vous. Cela signifie que vous pouvez toujours : v
revendiquer la paternité de l'œuvre.
v
empêcher que l'œuvre soit associée à un produit ou à une cause qui pourrait nuire à votre honneur ou réputation.
v
arrêter la modification de votre œuvre si cela nuit à l'intégrité de l'œuvre.
L'artiste canadien Michael Snow a créé une sculpture représentant une volée d'oies qui ont été suspendues par des fils au plafond du Eaton Centre de Toronto. Quelques années plus tard, un décorateur a décidé de placer des rubans de Noël autour du cou des oies . L'artiste a contesté la modification en soutenant que les rubans nuisaient à l'intégrité de son œuvre. Les tribunaux ont reconnu que les droits moraux de l'artiste avaient été enfreints et les rubans ont dû être enlevés. Vous croyez peut-être que les droits moraux ne sont valides que pour la communauté artistique, et qu'ils ne vous concernent pas à titre de personne d'affaires . Lisez plutôt ceci. Vous demandez à un artiste de créer un logo pour votre entreprise et il vous transfère le droit d'auteur. Plusieurs années plus tard, une société de cigarettes vous offre d'acheter votre logo pour beaucoup d'argent, mais l'accord tombe à l'eau parce que l'artiste refuse que son œuvre soit associée à des cigarettes.
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Partie 1 : Compre n d re les biens de propri été i nte l l ectu e l l e
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Bien que l 'on ne puisse pas transférer les droits moraux à un autre propriétaire, il est possible d'y renoncer, en totalité ou en partie. Il est bon de demander à votre expert en Pl d'inclure une renonciation complète aux droits moraux quand vous organisez le transfert du droit d 'auteur.
Exceptions aux rèiJies Bien sûr, toute règle a une exception, et il en est de même pour les droits d'auteur. Certaines activités qui enfreignent normalement un droit d'auteur sont permises dans certaines circonstances. Nous discutons de quelques-unes de ces exceptions communes ci-dessous, mais vous devez savoir que les exceptions sont plus restreintes au Canada que dans tous les autres pays . Par exemple, il est beaucoup plus probable qu'une parodie d'une œuvre originale enfreigne le droit d'auteur ici qu'aux États-Unis.
Utilisation él{uitable Le concept de l 'utilisation équitable permet à d'autres personnes d 'utiliser votre œuvre protégée par droit d'auteur (publiée ou non publiée) sans votre permission aux fins de recherche ou d'étude personnelle. Bien sûr, l'équité est un de ces critères subjectifs sur lesquels vous et l'utilisateur de votre œuvre pourriez ne pas vous entendre - donc, la loi explique en quoi consiste l'utilisation équitable d e choses protégées par le droit d'auteur : v
revues ou critiques de l 'œuvre
v
reportage de nouvelles
v
enseignement
v
enrichissement des connaissances
v
recherche
Réclamer des exemptions et des priflilètjes Certaines activités qui autrement enfreindraient un droit d'auteur sont autorisées à des fins précises, notamment les
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Cha p itre 4 : Fa i re va l o i r vos d ro its d'aute u r
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activités sans but lucratif et les activités de bienfaisance ou d'enseignement. v
Reproductions pour les aveugles : On peut reproduire ou distribuer des œuvres littéraires comme exemplaires ou enregistrements en formats particuliers pour l'utilisation exclusive par des aveugles ou d'autres personnes ayant un handicap. Parmi ces types d'exemptions notons des exemplaires en braille d 'un texte ou des livres parlés.
v
Bibliothèques et archives : Les bibliothèques municipales , les archives et les musées peuvent reproduire et distribuer un seul exemplaire ou disque phonographique d'une œuvre protégée par le droit d'auteur aux fins de recherche. On permet également la reproduction pour faciliter la gestion des collections (faire une reproduction aux fins d'assurances, par exemple).
v
Enseignants : Les enseignants peuvent exécuter ou afficher une œuvre protégée par le droit d'auteur pour leurs étudiants au cours d'une activité d'enseignement face-à-face dans une salle de classe d'un établissement d'enseignement sans but lucratif.
v
Enregistrements éphémères : Les studios de radio et de télévision peuvent faire des enregistrements temporaires de leurs émissions pour utilisation interne, selon certaines conditions .
v
Utilisation personnelle : Enfin, une exemption familière à tous . Vous pouvez enregistrer une émission de radio ou de télévision en direct afin de la regarder ou de l'écouter plus tard. Vous ne pouvez pas , sans permission du propriétaire du droit d'auteur, reproduire, vendre, emprunter ou lire publiquement votre enregistrement.
La caractéristique la plus importante de ces exceptions tient au fait qu'elles sont relativement restreintes et qu'elles ne s ont valides que pour une très petite gamme d'activités . Les droits d'auteur sont régulièrement enfreints , consciemm ent ou involontairement (voir la section " Contrefaçon de d roit d'auteur , de ce chapitre) , mais tenir pour acquis que vous ne vous ferez pas prendre n'est pas très judicieux du point d e vue affaires, et plaider l'ignorance constitue une mauvaise défense. En cas de doute, consultez votre expert en PI.
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Partie 1 : Comprendre l es b i e n s de p ropriété i nte l l ectu e l l e
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Chapitre 5
Découvrir les dessins i ndustriels Dans ce chapitre Explorer les dessins industriels Effectuer le processus d'enregistrement
J fous savons que votre mère vous disait touj ours que 1 v�'apparence n'a pas d'importance, mais elle avait tort. En fait, on ne juge les dessins industriels que sur leur apparence. Ces droits de PI abordent les aspects visuels particuliers d'un produit. Et même si les dessins industriels sont moins connus que les autres types de PI dont nous discutons dans ce livre, comme les brevets et les droits d'auteur, ils peuvent représenter un outil de PI efficace. Les dessins ne sont pas simplement les brevets des pauvres. En fait, nous croyons que les droits de dessin sont probablement les droits de PI les plus sous-utilisés de tous les droits de PI, et à l'ère où des entreprises comme Apple ont prouvé qu'il existe un marché en pleine croissance pour des produits bien conçus, nous vous recommandons fortement de surveiller vos dessins . Dans ce chapitre, nous discutons à savoir comment le dépôt de vos dessins peut vous aider à bien paraître.
Définir les dessins Le dessin industriel est une partie décorative et non fonctionnelle d 'un article fini que vous produisez en série. Il peut s'agir de la forme, de la composition, du motif ou de la décoration - par exemple, la forme de l'accoudoir
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Partie 1 : Compren d re l es biens d e propriété i nte l l ectu e l l e
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d'une chaise, un motif décoratif appliqué sur le produit que vous vendez ou une ornementation sur un ensemble de coutellerie. Les dessins ne protègent que les caractéristiques superficielles visibles à l'œil. Seules les caractéristiques qui sont à la fois nouvelles et non essentielles au fonctionnement de l'article sont admissibles à la protection. Si vous concevez une œuvre d'artisanat originale - comme une chaise - les éléments de conception sont protégés par le droit d'auteur (voir le chapitre 4). Mais lorsque vous fabriquez plus de 50 de ces « articles », vous perdez la protection de droit d'auteur pour la conception. Et, si vous ne vous procurez pas les droits de dessin industriel, tout le monde pourra reproduire votre dessin. La gamme d'articles éventuels que l'on peut protéger par les dessins industriels est très étendue et comprend presque n'importe quoi : pièces d'automobile, coques de bateau à moteur, chaussures ou meubles, entre autres. Que votre produit soit sexy, cool ou tout simplement d e belle apparence, explorez les droits de dessin. Imaginez que vous vous démenez pour lancer votre nouveau produit formidable et qu'il devient célèbre parce qu'il est fabuleux. Les consommateurs reconnaissent la marque distinctive sur l 'emballage et l'associent à votre produit de qualité supérieure. Les acheteurs pressés n'ont pas touj ours le temps de se concentrer et ils tendent la main vers le rayonnage pour y prendre ce qu'ils reconnaissent. Un dépôt de dessin vous permet d'empêcher la concurrence de m ettre une marque similaire sur ses produits et de dévier des ventes qui devraient être, légitimement, les vôtres . Comme la plupart des droits de PI, les droits de dessin industriel sont préventifs de nature : ils ne vous donnent pas le droit de faire quelque chose de particulier avec votre dessin et ils ne génèrent pas non plus de ventes. Les droits de dessin industriel vous donnent effectivement le droit d'empêcher d'autres personnes de fabriquer, de vendre ou d'importer un article qui intègre le dessin ainsi protégé. Aux États-Unis , les dessins industriels s'appellent brevets de dessin. Cette appellation met en évidence la nature des droits et la façon de les obtenir, mais comme tous les domaines de la PI, il existe des règles épineuses qui varient d'un pays à l'autre. Faites donc attention et recourez à un expert en PI qui possède des connaissances dans ce domaine particulie r .
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C h a p itre 5 : D é c o uvrir les dess i n s i n d u striel s
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Des difficultés plein la tête Le l a n c e m e nt d u s h a m p o o i n g a nt i p e l l i c u l a i r e Head & Shou/ders s'est fait au moyen d'u n e c ampagne de p u b l i c it é i m p o rt a n t e . Le s h a m p ooing de c o u l e u r v e rt pâ l e éta it e m b a ll é d a n s u n e bout e i ll e particuli è re a u l o n g c o u e t a ux é p a ules affa issées. Les g e n s o n t r a p i d e m e nt a s s o c i é l a c o u l e u r e t l a fo rme d e l a boute i l l e à c e shampooing de bonne qualité.
Cependant, les rayonnages s e sont b i e ntôt r e m p l i s d'autres s h a m poo ings
v e rts
dans
d e s b oute i l l e s
c urieusement semblables. Les autres
fa b rica nts de shampooing espéraient profiter des dépenses de publicité et de la r é p uta ti o n du shampooing Head & Shoulders. Si les fabricants de Head & Shoulders avaient fait déposer le d essin de la forme de la bouteille, les i mitateurs n'auraient pas pu en abuser de cette manière.
Déposer flotre dessin Contrairement aux droits d'auteur (se reporter au chapitre 4) , les droits de dessin industriel ne vous reviennent pas automatiquement dès la création. Au Canada, vous devez déposer votre création auprès du Bureau des dessins industriels (un service de l 'OPlC) afin d'exercer vos droits . Comme pour les brevets et les marques de commerce, vous devez présenter une demande distincte dans chaque pays où vous souhaitez protéger vos droits de dessin. Tout comme les droits de brevet, il existe une exigence de nouveauté pour les droits de dessin. Les règles varient grandement de pays en pays : certains pays exigent une nouveauté locale, certains une nouveauté absolue et d 'autres (comme le Canada) un système de nouveauté absolue mélangée et une période de grâce de un an. Aux É tats-Unis, les règles de la période de grâce de un an et du premier inventeur applicables à toutes les divulgations s 'appliquent . Votre meilleur plan d'action consiste à consulter votre expert en PI et à présenter une demande aussitôt que possible avant de divulguer votre dessin au grand public. Contrairement aux brevets , le dépôt d'une demande de dessin industriel est relativement peu coûteux. En règle générale, les demandes sont beaucoup plus faciles à rédiger et la poursuite
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Partie 1 : Compre n d re les biens de propriété i nte l lectu e l l e
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n'est pas particulièrement complexe - les dessins sont donc souvent moins coûteux que les marques de commerce. Il est raisonnable de prévoir des coûts allant de 1 000 $ à 2 500 $ par demande par pays. Au Canada, les droits de dessin durent 1 0 ans à compter de la date de dépôt, pourvu que vous vous rappeliez de payer les frais de gestion après cinq ans . Si vous ne les payez pas , vos droits arrivent à échéance (mais vous avez une période de grâce de six mois , donc si vous avez posté le chèque, ne paniquez pas) . Une protection de plus longue durée est offerte dans certaines autres administrations. Le Bureau des dessins industriels dépose votre dessin et délivre votre certificat de dessin, mais ne fait pas respecter vos droits ; vous devez accepter la responsabilité de surveiller la concurrence. Si vous croyez que quelqu'un a reproduit votre création et vous réagissez, vous ne recevrez un dédommagement que pour les trois années précédant la contrefaçon. On considère l'autorisation d'utiliser votre dessin protégé pendant plus de cinq ans comme un acquiescement - on considère votre défaut d'agir comme un consentement envers le tiers qui utilise votre dessin. Après avoir déposé votre dessin, inscrivez-y le symbole de dessin industriel - la lettre D à l 'intérieur d'un cercle - et le nom du propriétaire. Même si cela n'est pas nécessaire, il est dans votre meilleur intérêt de le faire. Sans la marque, un tribunal ne peut qu'accorder une injonction qui interdit désormais aux contrevenants d'utiliser votre dessin sur leurs produits; si les contrevenants démontrent qu'ils ne savaient pas qu'ils enfreignaient vos droits, le tribunal excusera leur comportement antérieur. Cependant, si vous avez pris le temps de marquer votre dessin, en plus d'interdire aux contrevenants de recommencer, le tribunal pourrait également vous accorder un dédommagement.
Principes de base Avant de vous lancer corps et âme dans la soumission d 'une demande de dépôt, gardez à l'esprit ces quelques points importants :
______ C h a pitre
5 : Découvrir l es d essins industrie ls
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,_., Votre dépôt de dessin doit être nouveau. Vous ne pouvez pas empêcher le grand public d'utiliser quelque chose qui existait auparavant. ,_., Bien que le dessin doive être appliqué sur un article tenniné, il ne doit pas influencer le fonctionnement de l'article. N'oubliez pas que le dessin ne porte que sur l'apparence. ,_., Ne divulguez pas votre dessin. Aucune contrainte temporelle n'existe pour présenter une demande, tant que le dessin reste privé. Cela s ignifie que vous ne l'avez jamais vendu, au Canada ou à l 'étranger. Cela signifie également que le grand public ne l'a j amais vu. On ne considère pas quelqu'un qui vous doit une obligation de confidentialité (comme votre avocat, un employé ou un sous-traitant qui a signé une entente de confidentialité) comme membre du grand public. Assurez-vous d'effectuer le suivi de vos divulgations . Une fois le dessin mis à la disposition du grand public, le chronomètre démarre - et vous devrez en faire de même, car il ne vous reste que 12 mois pour présenter une demande au Canada, et même moins de temps dans d'autres pays .
Vous assurer d1afloir le droit de présenter une demande Comme pour d'autres droits de PI, il est important que le propriétaire de la PI soit le bon propriétaire. Si vous embauchez des employés ou des sous-traitants pour concevoir des produits pour vous, assurez-vous que votre entreprise obtient une désignation claire des droits de PI pour la conception. Les droits de dessin canadiens sont uniques car la demande de dépôt doit être présentée par la bonne partie, à savoir, le propriétaire du dessin et non pas le créateur de ce dernier. En général, c'est le propriétaire du dessin qui en est le créateur, même si l'on peut céder le dessin à quelqu'un d'autre qui en devient alors le propriétaire. Assurez-vous que le propriétaire présente la demande de dépôt du dessin. Si l'on accorde une demande fondée sur des renseignements erronés (comme un propriétaire désigné incorrectement) , le dépôt n'est plus valide et ne peut pas être corrigé.
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Partie 1 : Compre n d re les biens de propriété i nte l l ectue l l e
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Il faut faire preuve d'une vigilance particulière lorsqu'un dessin a été créé par: v
Un employé : Dans ce cas , même si l'auteur est l'employé, l'employeur demeure le propriétaire, car c'est lui qui a mandaté et payé l'employé pour qu'il crée le dessin. L'employeur doit faire la demande de dépôt.
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Un groupe de personnes : Si plusieurs personnes ont collaboré à un dessin, elles doivent toutes faire la demande à titre de copropriétaires, à moins qu'elles ne travaillent en équipe pour un employeur - auquel cas l'employeur doit présenter la demande à titre de demandeur unique.
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Deux entreprises qui travaillent ensemble : Elles doivent présenter la demande conj ointement à titre de codemandeurs .
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Un sous-traitant de l'extérieur : La personne qui a payé pour le travail doit présenter la demande. Mais il est mieux d'obtenir une cession claire de tous les droits - par écrit - pour être sûr.
Remplir la demande Après avoir établi qui est la personne qui doit faire la demande de dépôt du dessin industriel, vous devez commencer à travailler sur votre demande. Dans cette section, nous vous donnons une vue d'ensemble d'une demande et du processus connexe, mais nous vous encourageons à consulter un expert en PI pour vous aider à rédiger votre soumission et à en effectuer le suivi. Un agent de brevets qui a un grand souci du détail et une connaissance approfondie des règles et règlements peut représenter un bon investissement. Lorsque vous identifiez le dessin, pensez à ce que vous souhaitez protéger. Vous pouvez choisir de ne protéger qu'une partie de l'article (l a forme du dossier d'une chaise) ou l'article au complet (la forme d'une bouilloire) . L'étendue de ce que vous choisissez de protéger est une délicate question d'équilibre, car si votre description est trop large, il pourrait être impossible de faire respecter votre dessin, et si elle est trop détaillée ou particulière, il serait peut-être trop facile pour quelqu'un de contourner votre dessin. 01ous comprenez maintenant pourquoi il est important de retenir les services d'un expert en PI qui peut vous conseiller sur ce qu'il faut décrire.)
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Cha pitre 5 : Déco uvrir les dessins ind ustrie ls
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Titre Vous devez donner un titre à votre demande. Le titre doit être concis et identifier l'article auquel vous avez appliqué le dessin - par exemple, « ensemble de coutellerie » . Le titre est important, car il détermine la portée de la protection que vous recevrez. Aucune protection n'est offerte si le même dessin est appliqué à un autre article, donc assurez-vous d'identifier l'article fini complet et pas simplement un de ses éléments constituants .
Description Dans votre demande, vous devez décrire l'article auquel vous avez appliqué le dessin et les caractéristiques qui constituent ce dernier. La clarté est primordiale. Identifiez les caractéristiques et leur emplacement respectif sur l'article, mais concentrez vous uniquement sur les éléments visuels. Ne vous laissez pas emporter par les détails qui décrivent comment l'article a été fabriqué et comment il fonctionne. Les dessins industriels sont très superficiels; c'est l'apparence qui compte. Dessins Votre demande doit être accompagnée d'au moins une représentation visuelle du dessin . Une photographie ou un dessin est acceptable, mais peu importe votre choix, l'image doit être claire et précise. II est préférable de soumettre des dessins, qui ont été exécutés par un dessinateur compétent. Si vous vous retrouvez en cour, le j uge utilisera le support visuel que vous avez j oint à votre demande de dépôt de dessin industriel pour déterminer l' issue de votre cas . Vous pouvez inclure autant d'images que vous croyez nécessaire pour montrer entièrement votre dessin, mais si le Bureau des dessins industriels croit que vous avez en fourni trop, il vous demandera de retirer les images superflues (le BDI ne veut pas que vous encombriez ses registres) . Six est un bon nombre qui vous permettra de montrer l'avant, l'arrière, le haut, le bas , le côté droit et le côté gauche de votre dessin.
Traiter flotre demande Après avoir travaillé fort à la préparation de votre demande, tout en vous assurant d'avoir mis les points sur les i, le temps
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Partie 1 : Comprendre les biens de propriété inte l l ectu e l l e
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est venu de vous asseoir et d'attendre. Votre demande doit passer par un processus en six étapes avant d'être approuvée : 1 . Traitement initial : Un examinateur du Bureau des dessins industriels examine votre demande afin de s'assurer que vous avez respecté toutes les conditions administratives . Il vérifie si vous avez correctement rempli les formulaires et si vous avez satisfait à toutes les exigences (y compris le paiement des frais). Si oui, bravo! Le Bureau des dessins industriels vous émet un certificat de dépôt. Mais ne vous emballez pas trop vite - ce document signifie simplement qu'on a bien reçu votre demande, qu'elle sera traitée et que vous disposez d'une date de dépôt officielle. Cela ne signifie pas encore que vous êtes certifié. 2. Classement : Ensuite, le BDI classera votre demande selon l'article particulier auquel vous avez appliqué votre dessin (par exemple, coutellerie ou chaise) . 3. Examen préliminaire : Pendant cette étape , un examinateur examine tous vos documents et s'assure que votre description et vos dessins offrent une image suffisamment claire pour qu'on puisse effectuer une recherche. 4. Recherche : Un examinateur cherche des dessins qui sont déj à publiés et/ou déposés - auprès d e l'OPIC au Canada et ailleurs , généralement l'USPTO - et les compare avec le vôtre. Il consigne toute ressemblance aux fins d 'un examen ultérieur. 5. Examen : Ne vous inquiétez pas, cela ne vous fera pas mal du tout. Un examinateur examine votre demand e e t les résultats de la recherche afin d e s'assurer que votre dessin est unique et que vous avez respecté toutes les règles et tous les règlements. Si vous réussissez l'examen, félicitations! On déposera votre demande. Sinon, ne désesp é rez pas. Vous pouvez toujours essayer de nouveau p lus tard . L'examinateur vous enverra un rapport et expliquera quels renseignements supplémentaires sont nécessaires ou quelles modifications vous d evez effectuer pour que votre demande soit approuvée. 6. Dépôt : Le fil d'arrivée! Une fois votre demande approuvée, on la dépose et vous recevez un certificat qui le prouve.
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Cha p itre 5 : Découvrir les dess i n s i n dustri e l s
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Accélérer les choses Le processus d'examen, d'approbation et de dépôt de votre dessin n'est pas rapide. Le traitement, la recherche et l'examen prennent du temps. En fait, il faut plusieurs mois (au moins six mois , mais normalement jusqu'à un an) pour certifier un dessin. Cependant, dans certains cas, le choix du moment constitue un élément critique. Par exemple, si votre ennemi juré a déjà commencé à imiter votre dessin, vous voudrez que votre certificat soit délivré aussitôt que possible afin que vous puissiez obtenir une injonction contre lui. Le cas échéant, vous devrez présenter une demande de statut prioritaire, en invoquant la contrefaçon présumée déjà en cours . Le statut prioritaire vous rapprochera de la tête du peloton, mais sachez que vous devrez payer des frais supplémentaires pour emprunter cette voie rapide. Dans de tels cas, l'examen commence dès que vous présentez la demande d'examen accéléré. Et si votre ennemi a l 'audace non seulement de reproduire votre dessin, mais aussi de présenter une demande de dépôt? Le choix du moment est alors critique. Vous devez vous assurer que vous étiez le premier en ligne. Si vous avez déjà présenté une demande de dépôt dans un autre pays, vous avez de la chance - vous pouvez utiliser l'avantage de priorité étrangère. Vous pouvez utiliser la date du dépôt étranger comme point de départ, pourvu que vous présentiez votre demande canadienne dans un délai de six mois après présentation de votre demande à l'étranger. Vous devez demander la priorité étrangère au début de votre processus de demande au Canada. Puisque l'on traite les dessins industriels dans l'ordre dans lequel les demandes ont été reçues, cette option pourrait se révéler essentielle à votre succès.
La vie après les dessins industriels Quand vos droits de dessin industriel arrivent à échéance, tout n'est pas perdu. Si vos clients associent m a i nte n a nt le d e s s i n de votre prod uit ou d e votre emballage à votre entreprise c o m m e source d e c e s produits, vo u s pourriez
peut-être présenter une demande de protection par marque d e commerce à titre distinctif. C'est le genre d e protection util i s é e pour proté g e r l e s c é lèbres de s s i ns d'emballage comme fa bouteille courbée de Coke.
9 fl
Pa rtie 1 : Compre n d re les b i e ns de p ropriété i nte l l e ctu e l l e
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Faire affaire à 11étrantJer La Convention de Paris est un traité de PI qui regroupe près de 200 pays membres (voir le chapitre 2 pour en savoir plus) . Bien qu'il n'existe aucun processus particulier dans la Convention de Paris pour les dessins , les demandeurs qui habitent dans les pays membres peuvent revendiquer un droit de priorité (de j usqu'à six mois) selon leur première date de demande lorsqu'ils présentent une demande de protection dans un autre pays membre. Par exemple, si vous présentez une demande au Canada maintenant, vous avez jusqu'à six mois pour en présenter une aux États-Unis. Cependant, en raison des exigences de nouveauté absolue dans bon nombre d'autres pays , si vous espérez protéger votre dessin à l 'extérieur du Canada et des États-Unis , vous devez vous assurer d'effectuer votre première demande avant de divulguer votre dessin au grand public (il n'existe aucune période de grâce de 1 2 mois) et vous devez présenter la demande internationale dans les six mois suivant la présentation de la demande canadienne.
Partie I l
Mettre à profit la propriété intellectuelle
11
Dans cette partie...
est important de protéger votre PI contre les imitateurs, et dans cette partie nous vous expliquons c omment y arriver. Mais défier les copieurs ne représente qu'un avantage de la Pl. Vous pouvez également profiter de la PI en louant ou en vendant vos droits de PI afin de générer un flux de trésorerie. Nous vous montrons comment faire. Nous vous donnons également des c onseils à savoir comment mettre à profit la PI d'autres personnes - sans toutefois empiéter sur leurs droits , n aturellement.
Chapitre 6
Faire respecter vos droits de Pl Dans ce chapitre Déterminer s'il y a contrefaçon Prendre des mesures pour faire respecter vos droits Défendre votre droit à vos droits Examiner les résultats possibles
D
'un point de vue j uridique, votre brevet, droit d' auteur, marque de commerce ou dessin industriel vous donne la permission de contrôler qui utilise votre propriété intellectuelle. Mais cette permission est assujettie à de nombreuses limites et restrictions . Vous ne pouvez pas tout s implement mettre le fouineur en état d'arrestation civile ou s aisir toute marchandise contrefaite; le respect de vos d roits exige temps, argent et avocats. Dans ce chapitre, notre but est de vous expliquer quelques-unes des procédures particulières aux litiges en matière de PI et de vous orienter vers les approches les plus rapides et les moins coûteuses.
Attraper les copieurs La détermination à savoir si l'on a enfreint vos droits de PI nécessite une analyse juridique approfondie de toutes les circonstances. Ici, nous présentons quelques questions de c ontrefaçons courantes auxquelles vous pourriez faire face.
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Partie I l : M ettre à p rofit l a propriété i nte l l ectue l l e
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Contrefaçon de droit d'auteur On peut enfreindre votre droit d'auteur selon n'importe quelle des méthodes suivantes : YI"
Copie ou adaptation de l'œuvre protégée
YI"
D istribution ou affiche d'exemplaires ou d'adaptations de l'œuvre protégée
" Exécution publique d 'une œuvre musicale ou dramatique " Transmission de l'œuvre
Déterminer si l'on a enfreint flotre droit d'auteur Certains types de contrefaçon du droit d'auteur sont simples et faciles à détecter. On a diffusé ou pas un enregistrement de votre chanson à la radio. On a publié ou pas votre article. Point. Pourtant, la contrefaçon n 'est pas toujours aussi facile à déterminer. Supposons que vous ayez rédigé des articles comme pigiste il y a plusieurs années et que le journal qui les avait achetés souhaite maintenant diffuser en ligne les anciens articles . Le journal a-t-il le droit de faire quelque chose à quoi personne n'avait songé au moment où les articles ont été achetés? Plusieurs des questions les plus litigieuses du droit en matière de droit d'auteur concernent le rôle des intermédiaires qui font le pont entre le propriétaire du droit d'auteur et le contrevenant flagrant. Par exemple, un fournisseur de services Internet est-il responsable des téléchargements interdits effectués par un abonné? Ou pensez au téléchargement interdit ou au partage de fichiers - la personne qui accueille un répertoire de fichiers disponibles pour le partage interdit, comme Pirate Bay, est-elle coupable de contrefaçon du droit d'auteur? Est-ce différent d'un moteur de recherche qui permet de trouver des fichiers interdits? Il faut effectuer une petite analyse afin de savoir si l'on a enfreint ou pas votre droit d 'auteur. Le test de contrefaçon se résume en quatre mots : accès, expression et similarité importante. Si vous soupçonnez une contrefaçon, posez-vous les questions suivantes :
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Chap itre 6 : Fa i re respecter vos d roits de P l
99
v
Le contrevenant présumé avait-il accès à mon œuvre?
v
Une partie de mon œuvre constitue-t-elle une expression protégée plutôt qu'une idée pure ou de l'information déj à du domaine public?
v
Si j'ai répondu « Oui >> aux questions précédentes, les similarités entre la partie de mon œuvre qui contient l'expression protégée et l'œuvre du contrevenant indiquent elles qu'il y a reproduction partielle ou complète?
Enfin, assurez-vous que la contrefaçon présumée ne tombe pas sous l' égide du règlement de l'utilisation équitable, ou de l'une des exemptions au droit d'auteur. (Se reporter au chapitre 4 pour obtenir une liste partielle.) Dans la plupart des cas , c'est aux propriétaires (ou au détenteur de licence pertinent) de la PI qu'il incombe de faire respecter leurs droits par l'intermédiaire des recours civils. Cependant, bon nombre des types de contrefaçons du droit d'auteur sont considérés comme des actes criminels dans la maj eure partie du monde. Cela signifie que dans beaucoup de pays, l' État peut vous aider à poursuivre les contrevenants . Le manque relatif de sanctions pénales au Canada pour le respect du droit d'auteur constitue une anomalie et devient de plus en plus irritant aux yeux de nos partenaires commerciaux, surtout les États-Unis.
Prendre une mart(ue de commerce Pour déterminer si l 'on enfreint vos droits de marque de commerce, vous devez évaluer, avec votre équipe juridique, s 'il existe une probabilité de confusion entre votre marque de commerce et celle du contrevenant présumé. Gardez à l'esprit que le terme probabilité ne signifie pas possibilité. Il doit exister une attente raisonnable à l'effet que le grand public sera jeté dans la confusion. Il pourrait être difficile de prouver la probabilité de confusion au tribunal , car il s'agit vraiment d'une question de jugement. Donner à votre avocat la preuve qu'il s'est déjà produit une confusion réelle vous aidera. Assurez-vous de documenter toute situation dont vous avez connaissance. Ces causes comportent souvent des preuves de surveillance complexes, qui peuvent être coûteuses à obtenir et à attaquer.
1 00 P a rt i e I l : M ettre à p rofit l a propriété i nte l l e ctu e l l e
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Se heurter contre un brefJet Le processus visant à prouver la contrefaçon d'un brevet est coûteux et complexe et nécessite une analyse juridique par un expert. Nous ne nous attendons pas à ce que vous rentriez dans les plus menus détails - après tout, c'est pour cela que vous payez votre expert en Pl. Les contrevenants n'enfreignent votre brevet que s i leur dispositif ou processus comprend tous les éléments énumérés dans l'une des revendications quelconques de votre brevet. Reportez-vous au chapitre 2 pour obtenir des conseils sur la rédaction d'une revendication efficace.
Contrefaçon d1un dessin industriel Le respect de vos droits de dessin industriel est semblable au respect à la fois des droits de brevet et de marque de commerce. Vous devez tout d'abord établir que le contrevenant a reproduit votre dessin, puis défendre votre dépôt tandis que le contrevenant tente d'établir que votre dépôt ne couvre pas son activité (ou, comme plus loin, que votre dépôt n'est pas valide) .
Poursuit/re les contretlenants Vous avez fait vos devoirs. Vous êtes certain que votre concurrent vend une bicyclette qui comprend un s ifflet activé par les pédales, contrairement à votre brevet. Que faire? Tout d'abord, vous devez rendre visite à votre avocat. Vous avez besoin d'un expert en Pl qui est également avocat plaidant pour vous aider. Votre avocat d'entreprise voudra bien vous aider, et peut-être aussi votre agent de brevet, mais il est peu probable que l'un ou l'autre possède les comp étences nécessaires pour ces causes complexes. (Consulter le chapitre 1 pour des conseils sur la façon de trouver un bon expert en Pl.) Tout comme vous acquérez les droits de Pl pays par pays, vous devez les faire respecter pays par p ays - donc, si quelqu'un enfreint votre droit d'auteur au Brésil, vous avez besoin d'un expert en PI brésilien pour le poursuivre.
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C h a p itre 6 : Fa i re respecter vos d ro its de P l
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Mettre en 9arde Au lieu de vous rendre directement devant les tribunaux, demandez d'abord à votre avocat d'envoyer une lettre de cessation et d'abstention sérieuse aux contrevenants. Cette lettre les informe que vous croyez qu'ils enfreignent vos droits et exige une cessation immédiate de tout acte de contrefaçon. Idéalement, votre avocat devrait terminer la lettre par une demande d'explication et une offre de rendez-vous. Après tout, votre principal objectif est d'amener le contrevenant à cesser ses agissements et non de passer du temps devant les tribunaux ni de dépenser des frais pour un procès . Être raisonnable peut se révéler payant. Il peut être très avantageux de rencontrer l'autre partie. Par exemple, est-il possible que vous n'ayez pas raison quant à la contrefaçon? En parlant avec votre concurrent, vous comprendrez bien des choses , même si vous avez raison par rapport à la contrefaçon. Par exemple : v
Reste-t-il sur sa position et refuse-t-il de respecter vos droits de PI?
v
Semble-t-il être du genre à se battre au lieu d'admettre qu'il s'est trompé?
v
Semble-t-il pencher vers une sorte de compromis?
Même après avoir porté votre cas devant les tribunaux, restez toujours ouvert à la possibilité de rencontrer votre adversaire. Vous pourriez être surpris de voir comment les points de vue changent au fil du temps et à la vue des frais j uridiques sans cesse croissants . Sachez que les procès peuvent durer plusieurs semaines et qu'ils sont extraordinairement coûteux. Les causes impliquant des experts coûtent dans les centaines de milliers de dollars et parfois plus. Profitez de chaque occasion de régler à l'amiable. Rappelez-vous l'affaire de la société Research In Motion de Waterloo qui a perdu une cause de brevet qui lui a coûté environ 6 1 5 millions de dollars aux États-Unis. Au début de la cause, la société a eu l'occasion de régler à l'amiable pour une très petite somme. Il n'y a pas que les coûts de règlement qui montent, mais également les coûts liés au temps et aux
1 0 2 Partie I l : Mettre à profit l a propriété i nte l l ectue l l e
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ressources de gestion consacrés au cas et qui auraient été beaucoup mieux dépensés à l'exploitation de votre entreprise. Peu importe la situation, l'approche sensible à la résolution d'un problème de contrefaçon est la négociation avisée et efficace.
Alter defiant les tribunaux Si vous ne réussissez pas à conclure un règlement à l'amiable avec votre contrevenant, votre avocat doit intenter une poursuite. Quand vous allez en cour, le fardeau de la preuve - qui doit prouver quoi - est souvent un facteur déterminant sur l'issu-e du cas . N'oubliez pas que vous aurez un avantage i mportant si vous déposez vos droits d 'auteur et marques de commerce, même si cela n'est pas obligatoire, car on présume que vos droits sont valides. Vos adversaires devront alors prouver que l'on devrait invalider vos droits. Vous pouvez défendre des droits non déposés, mais vous devez tout d'ab ord prouver que vous avez droit aux droits, ce qui complique et prolonge votre procès. Votre parcours devant les tribunaux commence par des échanges de plaidoiries avec l'adversaire; à titre de demandeur, vous déclarez votre revendication contre le défendeur, et le défendeur présente sa défense. Ensuite, les parties échangent tous les documents pertinents - et nous voulons vraiment dire tous les documents pertinents. Il est essentiel de faire une divulgation totale, même si c ertains des documents nuisent à votre cause. Si des documents pertinents disparaissent, cela j ouera grandement c o ntre vous. Par la suite, un représentant de chaque partie répond à des questions, sous serment, au cours d'une enquête préalable au procès . Enfin, la cause passe devant le tribunal, ce que nous couvrons dans la section « Défendre vos droits » . Les procès de Pl comportent souvent de la matière très complexe. Dans certaines causes de brevet, l'éduc ation du juge au sujet de la technologie occupe les premiers jours du procès. Il vous incombe de trouver un témoin expert qui comprend la matière et qui présentera votre versi on des événements . Votre équipe j uridique vous aidera à trouver un candidat qualifié, mais vous devrez payer les frais de l 'expert. Votre adversaire fournira son propre témoin expert et s on point de vue des événements.
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Chapitre 6 : Fa i re res p e cter vos d ro its de P l
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Défendre flos droits Arrivé en cour, le défendeur peut avoir recours à n'importe laquelle des nombreuses défenses reconnues par la loi. Nous vous présentons ici quelques-unes des plus importantes .
Contester 11étendue de flos droits Votre adversaire soutient qu'il n 'enfreint pas vos droits, car votre protection n'est pas assez large pour couvrir ce qu'il fait. Ses gestes dépassent l 'étendue de vos droits .
Breflets Vous définissez les droits exclusifs qui seront protégés quand vous rédigez votre revendication. Dans la revendication, vous dressez une liste des innovations que vous souhaitez protéger. En cour, le j uge compare les contrefaçons présumées à la liste qui figure dans votre revendication, et si vous incluez dans votre revendication un élément que votre adversaire a omis , il n'est pas coupable de contrefaçon. (Se reporter au chapitre 2 pour obtenir des conseils sur la façon de rédiger une revendication efficace.) Par exemple, si votre brevet revendique un sifflet fixé sur la roue avant d 'une bicyclette et que votre adversaire fixe son s ifflet sur la roue arrière, c'est peine perdue. Son utilisation ne se trouve pas dans l'étendue d e votre revendication. Dessins industriels La soumission d'un dessin qui illustre l'apparence de votre produit permet de définir vos droits exclusifs de dessin, et le choix du titre d e votre dépôt permet de définir le type de produit que vous protégez. Si vous choisissez « bouteille >> comme titre et que le contrevenant utilise un dessin semblable sur une lampe, cela n'est pas compris dans l'étendue de vos droits. (Le chapitre 5 contient plus d e détails sur le dépôt de dessins.) Droit d1auteur La contrefaçon d'un droit d'auteur concerne la reproduction; on ne considère pas la conception d'une création semblable comme une contrefaçon. Il vous incombe de prouver aux tribunaux qu'il y a eu reproduction. Le tribunal rend une
1 0 fi,
Partie I l : M ettre à p rofit la propriété i nte l l ectu e l l e
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décision selon l'équilibre des probabilités - est-il plus ou moins probable qu'il y ait eu reproduction? S'il n'y a pas eu reproduction, la création existe à l'extérieur de l'étendue de votre droit d'auteur. De façon générale, si vous prouvez que votre adversaire avait accès à votre œuvre et qu'il existe une similarité entre la sienne et la vôtre, le tribunal statuera en votre faveur.
Mart{ues de commerce Si l'imitateur utilise votre marque de commerce exacte sur le même type de produit que vous vendez, la cause est assez claire et il est peu probable qu'il y ait procès. Cependant, si la marque est peu semblable à la vôtre et que les marchandises sont un peu différentes, vous devez prouver qu'il est très probable que cela cause de la confusion chez le client à savoir quel produit appartient à qui. Si la confusion est peu probable, vous ne pouvez empêcher l'utilisation de votre marque de commerce.
lnflalider flotre reflendication Les contrevenants peuvent prétendre que votre droit n'est pas valide. S'ils peuvent prouver que vous n'avez pas effectivement droit aux droits que vous défendez, on statuera que les droits s ont non valides. Les arguments d'invalidité sont normalement soutenus par l 'intermédiaire d'une contre-revendication en réponse à votre revendication. Si la revendication d'invalidité réussit, cela peut mettre fin à vos droits de PI - ce qui peut se révéler dévastateur pour vous et vos détenteurs de licences. Aux chapitres 2 à 5 , nous discutons des exigences que vous devez satisfaire pour obtenir des droits de Pl valides - et vous pouvez être certain qu'un défendeur examinera toutes les exigences possibles afin de contester la validité de vos droits .
Remettre en t{uestion la propriété de flotre Pl II pourrait être nécessaire de prouver que vous possédez votre droit de PI, surtout si vous acquérez les droits par l'intermédiaire d'une cession ou d'un transfert. Pour votre propre protection, mettez tout par écrit. Il n ' est pas
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Chapitre 6 : Fa i re respecter vos d roits de P l
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nécessaire de déposer le transfert de droits auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) , mais vous avez tout intérêt à le faire. Par exemple, dans le cas d'un brevet contesté Oe propriétaire original a peut-être vendu le brevet deux fois) , la première personne à déposer gagne. Au lieu de vous tordre la cheville en vous rendant à la course au bureau des brevets au premier signe de difficultés , déposez le transfert dès qu'il a lieu.
Épuiser flos droits Les défendeurs soutiennent habituellement que vous leur avez donné la permission, et si c'est le cas , c'est une assez bonne défense. Si le contrevenant achète des sifflets d'un de vos distributeurs qui est sur le point de faire faillite - et qu'il s'agit en fait de vos sifflets - vous ne pouvez pas vous plaindre. Le fait de vendre quelque chose donne à l'acheteur un droit implicite de l'utiliser; vos droits sont épuisés par la vente. Vous les avez épuisés et ne pouvez pas les affirmer une deuxième fois.
Prétendre t{ue flous n1a flez pas a9i immédiatement Il n'est pas permis de vous asseoir sur vos droits de PI, puis de vous relever en sautant pour intenter un procès contre un contrevenant. Le fait d'être au courant de la contrefaçon et de ne pas agir s'appelle acquiescement. Votre adversaire peut prétendre qu'il croyait que vous aviez renoncé à vos droits, car vous autorisiez déj à l'utilisation de votre droit depuis une certaine période.
A tteindre la li9ne d'arri"ée B ien que vous ayez en tête des visions de règlements valant des millions de dollars quand vous pensez à des causes j udiciaires , rappelez-vous que votre principal objectif est de simplement mettre fin à la contrefaçon. Le fait de voir aboutir votre cause de PI vous permet de respirer plus aisément. Dans cette section, nous abordons quelques-uns des autres résultats possibles d'une cause de Pl.
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Partie I l : Mettre à p rofit la p ropriété i nte l l ectu e l l e
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RèiJiements La meilleure façon, la plus rapide et la moin coûteuse pour mettre fin à un litige de contrefaçon est de le régler à l'amiable. Essayez de régler à l'amiable si possible. Voici quelques règlements possibles : V'
Vous et le contrevenant négociez un compromis où il continue d'utiliser votre droit sur une base continue en échange de remboursements .
V'
Le contrevenant consent à vous payer des frais pour la permission de continuer à utiliser votre droit j usqu'à ce qu'il vende tout son stock. Ensuite, il mettra fin à l 'activité de contrefaçon.
Décisions Si vous ne réussissez pas à vous entendre, le tribunal prendra une décision selon les renseignements présentés au procès. Voici quelques issues possibles : Y'
V'
Le tribunal impose une injonction : Il s 'agit d ' une ordonnance qui ordonne au défendeur de cesser de vendre l'article en question. En général, le tribunal ordonne également que les stocks existants s oient livrés au détenteur des droits de PI ou détruits. Les injonctions peuvent être interlocutoires (avant le procès) ou permanentes . Dans le litige RIM contre NTP, la possibilité que le tribunal puisse imposer une injonction qui mettrait fin à tous les services de BlackBerry aux États Unis a fait la une des j ournaux.
Vous pourriez recevoir un remboursement des gains qui ont été réalisés à la suite des activités de contrefaçon. Si c'est le cas , cela signifie que vous tolérez légalement les activités , donc aucune injonction ne serait imposée.
V'
Le tribunal pourrait vous accorder un dédommagement. Vous pourriez recevoir un montant comparable aux gains perdus ou une redevance, d'un montant raisonnable compte tenu de la contrefaçon qui a eu lieu.
Chapitre 7
Mettre à profit de vos droits de Pl Dans ce chapitre Commercialiser la Pl Mettre à profit des licences Types de contrats de licence Vous assurer que votre contrat explique clairement vos droits et obligations Vendre vos droits au lieu de les louer É laborer une stratégie d'octroi de licences
L
es droits de PI offrent beaucoup plus de valeur que de simplement vous permettre d'empêcher les imitateurs d'utiliser vos créations. La vente du produit qui intègre le droit de PI représente certes un bon départ, mais il existe aussi d'autres occasions de rentabiliser votre Pl. Développez toujours vos biens de Pl en songeant à la location de ces biens , et vos droits quant à ces biens fonctionneront comme un investissement lucratif. Vous pouvez mettre à profit de vos droits de PI tout comme vous le feriez avec un bon investissement dans l'immobilier - vous pouvez les vendre après qu'ils gagnent de la valeur, conserver la propriété et recueillir les redevances qu'ils génèrent (semblable aux loyers) , ou les deux. Ce rêve est une réalité pour bon nombre d'entrepreneurs astucieux qui ont profité des occasions qui récompensaient leur créativité. Dans ce chapitre, nous vous proposons quelques façons de tirer un profit maximal de votre Pl.
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Part i e I l : Mettre à p rofit la p ropriété i nte l l ectu e l l e
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Vendre et octrolJer des licences La commercialisation de votre PI - faire payer des gens pour l'acquérir en la vendant ou en octroyant une licence à son égard - peut être très différente de la vente de votre produit ou service. Cependant, la commercialisation de votre PI est très semblable à d'autres activités commerciales : elle nécessite préparation, persistance, marketing et vente. La PI ne se commercialise pas d'elle-même. Il faut la vendre, et chaque annonce que vous avez vue pour un produit Microsoft le prouve. Ce n 'est pas toute la PI qui a de la valeur. Seule une PI qui donne un droit d'empêcher les autres de faire quelque chose qu'ils veulent faire, et qui ne peut être contournée rapidement et à peu de frais, a de la valeur. Les personnes achètent de la PI ou en obtiennent une licence parce que c' est moins coûteux que de mettre au point un produit de rechange à l'interne. Par exemple, si vous utilisez Microsoft Word , c'est probablement parce qu'il est moins coûteux et plus facile d'acheter une licence que de concevoir votre propre programme de traitement de textes . Les ventes de droits de PI les plus réussies sont celles où l'acheteur a un accès plus facile et plus rapide aux clients que le vendeur. Vous avez peut-être une bonne idée pour un dispositif de réseautage informatique, mais il est très probable que Cisco puisse le commercialiser à plus grande échelle plus rapidement et avec un plus grand pouvoir de marketing q u e vous . Si Cisco achète votre PI , elle chausse vos souliers et peut utiliser la PI pour protéger son produit. Pour la même raison, l'octroi de licences de PI est le plus fructueux concerne la vaste expansion de l'utilisation de la PI par l'intermédiaire de canaux d e distribution que le créateur original ne peut pas atteindre directement aussi facilement que le (s) licencié (s) . La commercialisation réussie de la PI nécessite que vous changiez votre façon de penser, car la Pl ne ress emble pas aux biens matériels . La PI peut avoir : y�
plus d'un propriétaire. Même si la copropriété peut être complexe, elle peut aussi résoudre de nombreux problèmes épineux.
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C h a p itre 7 : M ettre à p rofit de vos d ro its de Pl
V""
plus d'un utilisateur à la fois et peut augmenter en valeur plus on l'utilise. La PI ne s'épuise pas et elle ne coûte rien à expédier.
V""
plus d'un licencié exclusif si les licenciés se trouvent dans des marchés différents.
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Voici un exemple. Vous êtes chargé de la collecte de fonds pour une université importante. Il est très probable que votre marque de commerce soit l'un de vos biens les plus précieux, et si vous procédez soigneusement, vous pouvez en octroyer une licence à plus de un tiers en échange de revenus précieux qui rehausseront votre marque : les cartes de crédit d'affinité, les services d'assurances, les forfaits voyage pour aînés et ainsi de suite. Bon nombre d'universités explorent déj à précisément c e genre d e stratégie d'octroi de licences pour les marques de commerce comme outil de collecte de fonds.
Comprendre les licences Votre permis de conduire vous donne le droit de faire quelque chose que vous ne pouviez pas faire auparavant - aller faire une ballade en voiture sur l'autoroute. Le gouvernement, à qui appartient l'autoroute, vous donne cette permission dans le cadre d'un accord. Pour que votre permis demeure en vigueur, vous devez respecter votre part de l'accord : conduire avec prudence et respecter le code de la route sinon le gouvernement confisquera votre permis. La licence de Pl suit le même principe. Une licence est un contrat entre deux parties. Le concédant possède un droit de PL Le détenteur de licence est un particulier ou une société qui consent à utiliser le droit de PI en échange de paiement de redevances ou d'autres considérations de valeur. Par exemple, si le droit de PI est un brevet, le détenteur de licence peut pratiquer l'invention sans être poursuivi pour contrefaçon par le concédant à qui appartient le brevet. Une licence ne transfère pas vraiment le droit de PI - elle donne tout simplement au détenteur de licence la permission d'utiliser la Pl, appuyée par la promesse de la part du concédant de ne pas annuler cette autorisation tant que le licencié respecte sa part de l'accord. Une licence ressemble au bail d'une maison, où le locateur donne au locataire la
1 10
Pa rtie I l : M ettre à profit la p ropriété i ntel l ectu e l l e
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permission d 'y vivre pourvu qu'il paie son loyer à temps. La licence diffère de la cession qui est un transfert définitif d'un droit de PI - comme la vente d'une maison. (Voir la section « Céder au lieu d'octroyer une licence , de ce chapitre.)
OctrolJ.er des licences Puisqu'on peut octroyer une licence pour n'importe quelle PI, il existe de nombreux types différents de licences . Afin de vous mettre la puce à l'oreille, nous en énumérons ici certaines des plus communes, selon le type de droit de PI sous-j acent : Y"
Licence de brevet : Vous pouvez octroyer une licence pour vos droits de brevet, peu en importe le type, dès qu'ils vous appartiennent. Cela signifie que vous pouvez en octroyer une licence à compter du moment de l'invention, avant même qu'un brevet ne soit octroyé. Parmi les avantages qui découlent de cette situation, notons le fait que le détenteur de licence assume les coûts de poursuite et de gestion du brevet dans son territoire. Dans de telles situations, pensez à qui fait respecter le brevet et quelles seront les conséquences si on estime que le brevet n'est pas valide en partie ou en totalité.
Y"
Licence de secret commercial : Le concédant divulgue des renseignements exclusifs et confidentiels au détenteur de licence en échange de paiement et de la promesse de tenir les renseignements secrets. Les licences de secret commercial sont particulièrement populaires dans le domaine des produits chimiques où il est relativement facile de tenir secrets les formules et les processus de fabrication.
Y"
Licence de droit d'auteur : Une licence de droit d' auteur permet au détenteur de licence d'utiliser l'œuvre protégée par le droit d'auteur. Ces licences portent souvent un nom connexe à leur usage - comme une licence de publication, une licence de diffusion ou une licence d'enregistrement. Théoriquement, vous n'achetez pas les logiciels ou les sonneries - vous achetez une licence qui vous donne le droit d'utiliser le logiciel ou la sonnerie, et l'étendue de ce que vous pouvez faire avec la licence est définie dans les conditions particulières de la licence.
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C h a p itre 7 : M ettre à p rofit de vos d ro its d e Pl
le
jargon de
V o i c i q u e lq u e s term e s q u e vous
pensez
connaître s i v o u s s o u h a itez o ctroyer une l i c e n c e p o u r votre Pl :
l'a utomobile. Les d étenteu rs
devez
Y' Les l i c e n c es, p a rti c u l i è rem ent
les li cences d e logiciel, p a ssen t
souvent p a r l'i nte r m é d i a i r e d'un e chaîne d e détenteurs de l i cence . On utilise généra lement l'expression utilisateur final pour le c l i e nt f i n a l et l'expression
partenaires intermédiaires pour les intermédiaires. On o ctroie une licence
d'octroi de sous-lic ences
aux partenaires i ntermédiaires et non pas u n e li cence d'util isation
qui elle
n 'est o ctroyée q u ' à
l'utilisateu r fin al. Y'
Le re vendeur de produits à valeur ajoutée v o u s p a i e u n e l i c en c e , puis revend c e lle-ci à un prix majoré. Le distributeur de produits à valeur ajoutée f a it en sorte que l e c lient p a i e d i recteme nt le concédant pour l a l i c ence, et l e
concédant remet a u
d i stri b ute u r l a p a rt qui lui revie nt Y' Le
constructeur de matériel (CM)
e st un c ol osse d e l'industrie -
g é a nts
a ux
de
l i c e nce tentent souvent d'octroyer une l i c e n c e pour leur
qui
Pl
e n s u ite l'intè grent
produits.
Cela est
a ux
à
CM,
l e urs
souvent p l u s
fa c i l e que d e te nter de
vendre
un produit a p rès fa brication pour
du CM. Les essuie-g l a c e i ntermittents représentent un bon exemple d'un
personnaliser l e produit
produit qui est passé avec succès
du marché a p rès marché d e CM.
fabric ation a u
un détenteur à a pp l i q u e r s e s m a rq u es de commerce à u n prod uit ou servi c e pour q u e
Y' Lorsqu'on a utorise
de
licence
l e p ro d u it ou servi c e s e m b l e prove nir du détenteur d e l i cence et non d u concédant, on dit qu'on lui donne étiquette blanche. Il e st très proba ble q u e l e produ it
de courriel Web a u q u e l vo u s accédez depuis votre fournisseur de services Internet est un produit à étiquette blanche pour lequel un déve l o pp e u r de l o g i c i e l s tiers a obte n u u n e licence.
Vous n'êtes pas obligé de déposer votre droit d'auteur avant d'octroyer une licence, mais nous vous recommandons fortement de le faire. Les droits déposés sont beaucoup plus faciles à faire respecter, et par conséquent les conditions d'une licence sont plus faciles à faire respecter. De plus, un droit d'auteur déposé offre une meilleure protection contre les tiers contrevenants, ce qui le rend plus attrayant aux yeux des licenciés et lui confère une plus grande valeur pour vous.
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Parti e I l : M ettre à p rofit la propriété i nte l lectu e l l e
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Licence de marque de commerce : Cette licence autorise quelqu'un d'autre à exploiter sous un ou plusieurs de vos identifiants commerciaux. La loi exige que vous conserviez un certain degré de contrôle de la qualité sur les activités de votre détenteur de licence pour que les clients qui se sont fiés à la qualité de vos biens et services par le passé ne soient pas indûment persuadés d'acheter des produits de qualité inférieure. Aujourd'hui, bon nombre de produits ne sont p as fabriqués par leurs fabricants d'origine, mais par des sociétés qui utilisent la marque de commerce sous licence du fabricant d 'origine et selon des conditions de contrôle de la qualité rigoureuses . Il est très probable qu'un manteau de marque Mountain Equipment Co-op ne soit pas fabriqué par les employés de la coopérative.
,_,
Licence de mise en marché : Certaines marques sont tellement puissantes, si bien reconnues et si largement acceptées qu'on peut les louer en vue de les utiliser pour toute une gamme de produits. Les licences de mise en marché permettent d'utiliser un droit d ' auteur ou une marque de commerce, ou une combinaison des deux, pour toute une gamme de produits allant au-delà de l'intention de la marque. Par exemple, un studio de cinéma peut octroyer une licence pour l'utilisation d'un personnage de dessins animés pour une gamme de produits pour enfants allant de jouets à des sacs d'école.
,_,
Franchisage : La franchise est une licence de marque de commerce jumelée à un accord de non-concurrence et comprend des règlements stipulant que le franchisé doit gérer son entreprise conformément à la métho d e imposée par le franchiseur. Ce type de relation contractuelle comprend un certain transfert de connaissances et d e l'aide technique d e l a part d u franchiseur Qumelés à u n versement comptant considérable par l e franchisé) . Les franchises de restauration rapide sont un bon exemple de ce type de licence : le franchisé s'approprie un restaurant qui porte le nom et le logo du franchiseur et prépare et sert des aliments selon une méthode établie et un contrôle de qualité rigoureux.
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C h a p itre 7 : M ettre à p rofit de vos d ro its de Pl
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Examiner les éléments de base d'une licence Dans cette section , nous soulignons les principaux problèmes que vous devez aborder quand vous exploitez vos biens de Pl et nous vous offrons de vrais textes que vous pouvez utiliser dans des documents légaux et autres observations légales . (Ces textes sont en italiques .) Cet aperçu de la composition de base d 'un contrat de licence n'est pas exhaustif; il est essentiel de demander l'aide d ' un expert en Pl compétent pour négocier et de rédiger le contrat de licence.
Par écrit Avant de négocier tout type de contrat de licence, vous devez comprendre les sections importantes du contrat. Voici quelques points importants que vous et votre avocat devez couvrir dans le contrat : 1/
Définissez clairement le droit de PI pour lequel vous octroyez une licence.
1/
Accordez la permission d'utiliser votre PI. Il s'agit-là d'une section critique du contrat de licence, car c'est dans cette section que vous définissez l'étendue des activités permises. Soyez très précis afin d'éviter des litiges .
1/
Établissez le niveau d'exclusivité - qui a le droit d'utiliser les droits . •
Exclusif : Le concédant renonce à tout droit d'utiliser les droits ou d'autoriser n'importe qui d'autre à les utiliser.
•
Unique : Le concédant se réserve le droit d ' utiliser les droits lui-même ou par l'intermédiaire d e son entreprise, mais consent à n'octroyer une licence qu'au détenteur de licence.
•
Non exclusif : Le concédant se réserve le droit d'utiliser les droits et octroie également une licence à des tiers en concurrence avec le détenteur de licence.
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Partie I l : M ettre à p rofit l a propriété i nte l l ectu e l l e
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En règle générale, une licence exclusive rapporte des redevances plus élevées que les deux autres types de licence. Y'
Décrivez le territoire et le domaine d'utilisation. Un propriétaire de PI peut diviser et répartir les régions géographiques et les domaines commerciaux où l'on peut pratiquer ou appliquer l 'invention. Par exemple, supposons que vous détenez un brevet pour des cadres de fenêtres écoénergétiques. Puisqu'ils sont à prix raisonnable et qu'ils fonctionnent bien, vous en vendez plusieurs. Vous aimeriez élargir votre territoire pour en vendre davantage, mais puisque les fenêtres sont lourdes et fragiles, elles ne voyagent pas bien. L'option idéale pour cette situation est d'octroyer une licence de votre brevet aux fabricants de fenêtres d'autres marchés; vous pouvez continuer à desservir votre propre territoire pendant que vos détenteurs de licence vous paient des redevances pour l'utilisation de votre invention dans le leur.
Y'
Définissez la durée. Fixez la durée de la licence et de tout renouvellement. Prévoyez ensuite ce qui se produira si le droit de PI se perd ou s'il n'est plus possible de le faire respecter par les tiers.
Y'
Penchez-vous sur le maintien du respect. Déterminez qui dispose de quels droits et obligations afin de faire respecter la PI et de faire fermer boutique aux contrevenants. Il n'est pas amusant de rembourser des redevances au concédant si votre concurrent utilise la PI gratuitement.
Y'
Précisez la résiliation. Stipulez le moment auquel on peut résilier la licence, et que faire si la licence est résiliée. Les licences de logiciel exigent souvent que le concédant mette le code source sous condition pour que le détenteur de licence soit libéré dans certaines circonstances. Si vous êtes le détenteur de licence d'un droit de PI, il est très important et, à la lumière de l'état actuel des lois au Canada, très difficile, même pour les experts en PI les plus chevronnés, de se protéger contre une résiliation arbitraire si le concédant fait faillite.
Si la licence autorise le détenteur de licence à utiliser ou exploiter en fonction de votre marque de commerce, incluez une clause qui vous permet de contrôler la qualité des biens ou des services fournis au client en vertu de votre identifiant. Cela vous
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Chap itre 7 : Mettre à p rofit de vos d roits de Pl
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permettra de conserver les normes de qualité et de service, et par conséquent la valeur de votre marque de commerce.
Se faire paiJer : Rémunération Vous avez une excellente flexibilité lorsqu'il s'agit de définir les conditions de remboursement de la licence. Les remboursements peuvent comprendre : Y'
Un versement forfaitaire
Y'
Des redevances basées sur les recettes nettes , le nombre d'articles fabriqués ou vendus, le coût des biens ou tout autre paramètre facilement vérifiable
v
Une combinaison de ce qui précède
Vous pouvez utiliser des avances sur les redevances, des remboursements retardés, des taux de redevance aj ustés à la hausse ou à la baisse selon les recettes des ventes ou le nombre d'articles vendus et les remises garanties afin de préciser l'entente pour qu'elle satisfasse à vos circonstances : Le Détenteur de licence remboursera au Concédan t chacun des montants suivants : Un versement forfaitaire non remboursable de 5 000, 00 $ chaque anniversaire de la date d 'entrée en vigueur de la présente entente. à
Pendant les JO premières années de la durée de la présente entente, des redevances au taux de 1 0 $ par appareil photo fabriqué en vertu des licences exclusives et coexclusives, et au taux de 3 $ par appareil photo fabriqué en vertu de la licence non exclusive; plus 1 % des recettes nettes provenant des ventes de tous les types d'appareils photo. Après le 1()' anniversaire de la date d'entrée en vigueur de la présente entente, ces taux de redevance seront réduits de moitié. Une avance de 25 000, 00 $ sur les redevances de la présente entente par toutes les parties.
à
la s ignature
Les détails de la clause de rémunération sont normalement dictés par les circonstances de l'entreprise - l'état financier et l'influence de marketing du concédant, les ventes p révues , l'investissement nécessaire pour l'équipement et la promotion , et ainsi de suite.
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Partie I l : M ettre à p rofit la propri été i nte l l ectu e l l e
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Réfléchissez bien à quoi s 'applique la redevance. Si vous facturez au détenteur de licence une redevance à titre de pourcentage des revenus d'un seul produit mais qu'il vend également d'autres produits ou services qui ne sont pas couverts par la licence aux mêmes clients , le détenteur de licence sera motivé de vendre votre produit ou service à un prix moindre afin de majorer le prix de l'autre produit ou service. Il est judicieux d'inclure une clause de rendement minimum dans un contrat de licence exclusive car vous dépendez entièrement du rendement du détenteur de licence pour exploiter votre bien de PI. Une telle clause pourrait utiliser une échelle mobile pour vous assurer que l'entreprise détentrice de la licence respecte ses obligations. Par exemple : Le Détenteur de licence paiera au Concédant : Au cours de la première année civile, 50 000, 00 $. Au cours de chaque année suivante, 150 000, 00 $ ou la moitié de la rémunération monétaire totale reçue par le Concédant pendant cette année, le montant le plus élevé prévalant.
Production de rapports Sauf si les frais de licence sont payés entièrement d ' avance ou selon un calendrier de paiements fixes, il est intelligent d'exiger du détenteur de licence qu'il vous transmette des rapports périodiques sur sa production etjou son chiffre d'affaires, puisque les redevances sont fondées sur ces montants : Dans les trente jours à compter du dernier jour de l 'année civile, le Détenteur de licence fournira au Concédant un rapport sur le nombre d'appareils photo fabriqués et les recettes nettes reçues par le Détenteur de licence pendant cette année civile.
Céder au lieu d'octrolJer une licence Lorsque l'on transfère entièrement la Pl, d'employé à employeur ou d'entreprise à entreprise, cela ce fait grâce à un document écrit appelé cession.
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Chap itre 7 : M ettre à p rofit de vos dro its de Pl
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Quand votre avocat rédige le document de cession, assurez vous qu'il y intègre une description complète et facilement identifiable de ce que l'on transfère (ajoutez une copie ou une photographie en pièce jointe, au besoin). Et si l'acheteur vous donne une redevance plutôt qu'un versement forfaitaire à l'avance, intégrez également au contrat toutes les clauses de paiement et de production de rapports que l'on trouve normalement dans un contrat de licence. (Voir la section << Examiner les éléments de base d'une licence » de ce chapitre.) Si vous achetez la cession de droits , enregistrez la cession dès que possible auprès de l 'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) ou de toute autre agence pertinente. En général, l'enregistrement du transfert met fin au droit de l'auteur du transfert de céder le même bien ou droit à une autre personne. Si vous n'enregistrez pas la cession, toute cession subséquente a priorité sur la vôtre si elle est enregistrée avant la vôtre.
Élaborer une straté9ie de commercialisation Bon nombre d'inventeurs et autres développeurs de biens et de droits de PI ne savent pas du tout comment trouver un acheteur ou un détenteur de licence pour mettre leurs créations sur le marché. Il n'existe pas de formule magique qui s 'applique à tous les cas. La meilleure chose à faire est de planifier votre stratégie de commercialisation avant de poursuivre vos droits de Pl. Si vous ne l'avez pas fait, ne paniquez pas; tout n'est pas perdu. Si vous comprenez le marché, vous pouvez élaborer une stratégie efficace et lucrative. La première étape pour établir une bonne stratégie de commercialisation consiste à comprendre les réalités du marché. Pour vous aider à commencer votre planification, nous vous offrons quelques observations basées sur de nombreuses années au service d'entrepreneurs : Y'
Plus vous développez votre projet, plus vous en profiterez. En général, vous ne pouvez pas vendre une idée ou un concept. On peut parfois vendre une invention brevetée mais non prouvée, ou en octroyer une licence, mais pas pour beaucoup. Si vous pouvez montrer que
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P a rt i e I l : M ettre à p rofit l a propriété i nte l l ectu e l l e
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vous avez une entreprise en cours avec de vrais clients , avec à la base un produit, un processus ou une méthode protégé par des droits de PI, vous pourrez la vendre plus facilement et de manière plus lucrative que si vous aviez la même entreprise sans droits de PI. J;6
Très peu de grandes entreprises répondent à une offre ou une proposition non sollicitée de licence.
J;6 Les
acheteurs et les détenteurs de licence les plus prometteurs sont les entreprises qui peuvent faire croître leurs ventes existantes en s'appropriant un peu de votre Pl ou en obtenant une licence pour votre PI, surtout si elles tentent de rattraper un leader du marché et qu'elles peuvent utiliser votre PI pour se donner un nouvel avantage. Par exemple, une entreprise qui vend des fournaises voudra peut-être acheter votre thermostat avant gardiste activé par Internet pour gagner une part du marché du commerce des fournaises. Elle pourrait même donner gratuitement le thermostat aux acheteurs de fournaises. Un autre groupe de détenteurs de licence potentiels très attrayant se compose de personnes qui font ce que vous faites, mais pour un marché différent. Disons que vous vendez des outils de diagnostic à des dentistes c anadiens . Parmi les détenteurs de licence potentiels d'une partie de votre Pl, on peut trouver des personnes qui vendent des outils de diagnostic à des dentistes d'autres pays , ou peut être à des vétérinaires au Canada et ailleurs.
J;6
Commercialisez votre PI tôt, souvent et agressivement. Commencez à commercialiser votre PI aussitôt que possible et n'attendez pas qu'elle soit accordée officiellement. Cela vous fera gagner des clients et qui dit clients dit revenus et rétroaction. Les revenus vous tiennent en affaires et les rétroactions vous permettent d'apporter des améliorations supplémentaires . Ne gardez pas votre Pl dans la noirceur - elle pousse m ieux à la lumière du jour.
Il n'est pas facile d'obtenir de l'aide sophistiquée pour concevoir et élaborer une stratégie de commercialisation de la PI. Bon nombre d'experts en PI ne sont pas experts e n affaires et bon nombre de gens d'affaires ne sont pas des experts en PI. Cela crée un fossé entre des gens qui parlent deux langues différentes; avec ce livre, nous tentons humblement d e démarrer l e dialogue entre les deux côtés d u fossé.
Chapitre 8
Mettre à profit de la Pl de quelqu'un d'autre Dans ce chapitre Obtenir une licence Rester au courant
L
a Pl offre des avantages non seulement à ses propriétaires, mais également aux tiers - particulièrement les détenteurs de licence, qui peuvent acquérir de nouveaux produits , des processus , des matériaux et des marques beaucoup plus efficacement par l'utilisation de licences qu'en les développant à partir de zéro. L'octroi de licences était auparavant une manière exotique de faire des affaires , mais cela devient de plus en plus populaire. Pour que l 'octroi de licences réussisse, il suffit de s'assurer que tout le monde y gagne : le concédant et le détenteur de licence doivent tous les deux gagner, en contribuant probablement chacun quelque chose que l'autre ne possède pas ou ne peut pas facilement reproduire. Dans ce chapitre, nous traitons de quelques-uns des principaux avantages de l 'octroi de licences de Pl pour votre organisme. (Pour en savoir plus sur les principes de base de l'octroi de licences et comment devenir un concédant, consulter le chapitre 7.)
Être détenteur de licence Si vous avez déj à acheté un logiciel, vous avez profité de l'obtention d 'une licence pour la PI de quelqu'un d 'autre. Par exemple, les logiciels de comptabilité offrent des applications particulières pour tous genres de marchés différents -
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Partie Il : Mettre à profit la p ropri été i nte l l ectu e l l e
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par ex., avocats , dentistes , administrations municipales , etc. Pour avoir accès à une solution de haute quali t é à prix raisonnable, les utilisateurs obtiennent une licence d'utilisation de ces applications au lieu de les créer de toutes p ièces. Cela fait également en sorte que les coûts de soutien et de gestion du produit seront répartis entre de nombreux utilisateurs . L'acquisition d'un droit exclusif d'utiliser ou de distribuer la PI d'un tiers dans votre marché pourrait vous donner un coup de pouce important. Supposons que vous vendiez déj à des produits et des services à des éleveurs de porcs au Manitoba et que vous ayez entendu parler de moyens pour réduire les émissions de méthane tout en générant de l'électricité et de la chaleur avec du fumier de porc. Bon nombre de technologies d'énergie alternatives sont beaucoup plus avancées en Europe qu'au Canada. Par conséquent, une stratégie possible serait d'approcher des sociétés européennes qui possèdent de bonnes technologies. Il est très probable qu'elles ne considèrent pas le Canada comme leur plus grand o u leur plus important marché (et elles n'ont probablement même pas songé au Manitoba) et elles pourraient vous octroyer une licence pour leur technologie de pointe contre des redevances modiques . Si elles le font, rapidement et à peu de frais, vous deviendrez alors un chef de file dans votre marché. Il y a toutes sortes de raisons pour obtenir une licence pour la marque de commerce d'un tiers, y compris tenter de mettre à profit la cote d'estime inhérente de la marque de commerce. Votre produit percera sur le marché plus facilement s'il est associé au halo d'une marque bien connue plutôt que d'être associé à la vôtre que personne ne connaît. Après tout, q u ' êtes vous plus susceptible d'acheter sur un coup de tête : Le guide de Joseph sur l'apiculture ou L 'apiculture pour les Nuls? Pour poursuivre cette stratégie, vous devrez peut-être poursuivre activement le concédant et le convaincre que vous ne diluerez pas sa marque mais plutôt que vous lui ajouterez de la valeur. Les marques de commerce sont très puissantes et peuvent avoir un impact énorme sur les ventes. Si vous avez un bon produit ou service, mais que vous ne connaissez pas bien le marché, l'obtention d'une licence pour une marqu e de commerce bien connue pourrait vous rapporter gros. Vous pouvez parfois donner une marque conjointe à votre produit, c'est-à-dire votre propre marque de commerce et celle d'un tiers pour qu'un peu de la cote d'estime associée à sa marque déteigne sur la vôtre. Pensez au ruban rose
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Chap itre 8 : M ettre à p rofit de la Pl de q u e l qu'un d'a utre
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associé à la recherche sur le cancer du sein. Un large éventail d'entreprises connaissent la valeur que représente l'association à cette cause parce qu'elles ont obtenu une licence pour cette marque de commerce. Les détenteurs de licence paient une redevance pour obtenir le droit d'appliquer le ruban rose sur leur emballage standard, car ils croient qu'ils auront de meilleures ventes et qu'ils j ouiront d'une meilleure cote d'estime grâce à l'association positive. L'obtention de licences n'est pas un moyen facile de s'enrichir. Il faut faire preuve d'un grand souci du détail. Travaillez en étroite collaboration avec votre expert en PI afin de vous assurer de bien comprendre les conditions exactes de vos droits et d'aborder les défis potentiels avant qu'ils ne se présentent. Vous devez tenir compte de ce qui suit : Y'
Pouvez-vous obtenir une sous-licence?
Y'
La redevance est-elle un versement unique, ou devez vous constamment payer des redevances fondées sur la durée ou l'utilisation?
Y'
Si vous , le détenteur de licence, améliorez la technologie du concédant afin de mieux satisfaire aux besoins de votre marché, à qui appartiendra la Pl de ces améliorations et qui paiera pour les protéger?
Y'
Qu'arrivera-t-il si : •
l'on résilie la licence?
•
l'on modifie la propriété ou le contrôle du concédant?
•
le concédant fait faillite ou est vendu à votre concurrent?
Utiliser les demandes de Pl publiées comme outil de recherche Si vous êtes prêt à investir du temps et des efforts pour effectuer des recherches, vous pourrez trouver beaucoup de renseignements dans les bases de données de la Pl, qui n'attendent que vous les consultiez. Voici une liste de renseignements que vous trouverez particulièrement utiles :
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Pa rtie Il : M ettre à p rofit la propriété i nte l l e ctu e l l e
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" Des renseignements techniques pour vous aider à améliorer la production, la distribution ou la vente de votre produit. " De l'inspiration quant à de nouvelles initiatives ou améliorations sur vos dispositifs existants . " Des renseignements de concurrence légitimes sur vos concurrents .
� 1
" Des pistes pour trouver des partenaires étrangers potentiels.
Dans cette section, nous vous suggérons des moyens d'utiliser ces renseignements pour encourager l'innovation dans votre propre entreprise, exploiter des brevets échus ou établir des relations internationales .
Technil{uement parlant Les bureaux de brevets de partout dans le monde s ont d'excellentes sources de renseignements techniques . Heureusement, vous n'avez pas besoin d'effectuer des recherches auprès de tous les bureaux pour trouver des renseignements utiles. Les innovations les plus importantes dans le monde sont déposées aux É tats-Unis et dans leurs pays d'origine. Les demandeurs de brevets divulguent leur invention à l'occasion de leur demande dépôt auprès du United States Patent and Trademark Office (USPTO) . Effectuez de la recherche sur son site Web et vous aurez acc è s à des renseignements techniques presque illimités. Utilisez les renseignements qui figurent sur les divulgations de brevet pour stimuler des idées au sein de votre propre équipe - en créant un nouveau dispositif ou en peaufinant un dispositif existant. Cependant, vous devez faire att ention de ne pas empiéter sur un brevet; en effet, vous devrez peut-être songer à obtenir une licence. Reportez-vous aux chapitres 2 et 6 pour des renseignements sur les contrefaçons d e brevets. De plus, vous pouvez trouver des brevets échus, parce qu'ils sont âgés de plus de 20 ans ou parce que le propriétaire n'a pas payé les frais de gestion. Ces inventions ne béné ficient plus de protection et vous êtes donc libre de les uti liser.
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Chap itre 8 : M ettre à profit de la Pl de q u e l q u'un d'a utre
Comme
un
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poisson dans l'eau
G a rder u n esprit ouvert et c u ri e u x mènera ve rs d e s o c c a s i ons. P e n sez a u succès d e M ari n e l a n d
vo u s
a u C a n a d a . Les propriéta i re s étaient b i e n a u c o u r a nt d e l' e x i ste n c e d e M a ri n e l a n d e n Fl o r i d e e t e n Californ i e - ils ont même embauché l e s e n traîn eurs d e d a u p h i ns d e l'éta b l i ssement a m é r i c a i n et i l s ont re produit le nom pour leur entreprise c a n a d i e n n e . Ils o nt saisi l a b alle a u
b o n d p o u r éta b l i r l é g a l e m e nt une
e ntreprise sembla b l e q u i porte l e
même n o m a u Canada. Même si l e s Améri c a i n s ava i e nt de l a p u b li c ité a u Canada, l e fait de ne p a s dé pose r la marque au Canada a permis à des Canadiens d'obte nir la marque de commerce canadienne. Bien que la tactique des C anadiens semble s o u rnoise, c e l a n e fa it rien - le test ne cherche pas à déte rm i n e r qui est gentil, mais qui utili s e l a m a rque de comm e r c e e n premier au Canada.
f a it
Suif/re flos concurrents Grâce aux sites Web des bureaux de brevets (www. cipo. ic. ge . ca et www . uspto. gov), vous pouvez suivre les activités de vos concurrents . Des recherches périodiques sur les sites Web de I'OPIC et de I'USPTO vous tiendront au courant des inventions les plus récentes de vos adversaires. Elles vous informeront aussi sur les potentielles qui s 'offrent à vous en raison de la négligence. Par exemple, les paiements de vos concurrents sont-ils à jour ou le dépôt est-il tombé en désuétude? Vos concurrents ont peut-être déposé leur invention aux États-Unis, mais pas au Canada, ce qui fait que l'invention est du domaine public - et libre d'être utilisée gratuitement par quiconque au Canada.
Troufler des partenaires Si vous souhaitez étendre vos activités au-delà des frontières canadiennes, les bases de données de Pl internationales peuvent vous offrir une foule de renseignements . Grâce aux sites Web des bureaux de PI, vous pourriez trouver un
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Partie I l : M ettre à p rofit la propriété i nte l l ectu e l l e
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distributeur potentiel pour votre produit ou peut-être même découvrir de la Pl pour laquelle vous pourriez obtenir une licence ici au pays. Il existe de nombreuses possibilités d'expansion pour votre entreprise. Assurez-vous - avec votre expert en Pl - d'être créatif, curieux et touj ours à l'affût de nouvelles occasions.
Partie I l l
La partie des dix
« 13-on, c'est tres coloré, mais afin de déposer "otre marqve dans ce pays, "ovs deveoz. également remplir ces formulaires. »
C:
Dans cette partie ...
ette partie contient de l'information utile dans une iste facilement accessible et compréhensible. Ici, nous dissipons certains des mythes populaires concernant la Pl.
Chapitre 9
D ix méprises communes sur la Pl Dans ce chapitre Régler les malentendus fréquents concernant la Pl �
Se préparer pour réussir
D
ans ce chapitre nous couvrons quelques malentendus courant sur la nature des droits de Pl et leur obtention. Nous vous montrons également comment éviter les pièges auxquels se font souvent prendre les inventeurs, les artistes et les entrepreneurs. Nous voyons trop de personnes mal informées faire face à des problèmes juridiques graves lorsqu'une once de connaissance et un peu de mise en garde auraient résolu le problème. Une personne avertie en vaut deux.
Un bref/et me rendra riche Pas nécessairement. Rappelez-vous qu'un brevet n'est pas un produit et qu e l e fait de posséder un brevet ne garantit pas le s ventes. Bien qu'un brevet améliore davantage un b on produit, le produit ne se vend pas de lui-même; il faut travaille r fort et persévérer pour commercialiser votre PI.
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Partie I l l : La Parti e des d ix
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Je dois attendre d1afloir encadré le dépôt de ma Pl et de 11atloir accroché au mur aflant de me lancer en affaires Ridicule! N'attendez pas d'obtenir un brevet avant de commercialiser votre invention. Les droits de Pl ne constituent pas une licence de fabrication ni de vente; ils vous aident tout simplement à éviter que d'autres empiètent sur votre territoire. Donc, allez-y - commencez à exploiter votre création dès qu'elle est commercialisable.
Je 11ai troutlé sur lnternet1 donc je peux 11utiliser iJ.ratuitement Bien non. Les droits de PI s'appliquent toujours , même sur Internet. Le simple fait qu'on n'observe pas souvent ces règles ne signifie pas qu'elles ne sont pas importantes.
La Pl n1est t(ue pour les entreprises de technoloiJ.ie Faux. La sensibilisation en ce qui concerne les biens et les droits de PI est essentielle pour tous les types et toutes les tailles d'entreprises. Les organismes caritatifs , les o rganismes sans but lucratif et le gouvernement utilisent et génèrent tous de la Pl. Même si vous n'êtes pas dans une situation où vous avez besoin de protection, vous devez absolument comprendre les principes de base de la PI afin d'éviter une collision coûteuse avec les droits de quelqu'un d'autre. Quelque chose d'aussi commun que des employés qui utilisent des logiciels sans autorisation peut vous mettre dans de beaux draps, donc un peu de connaissance vous évitera des maux de tête plus tard.
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Chap itre 9 : D ix m é p rises communes sur la Pl
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Je dois attendre t(ue mon produit se flende allant de présenter une demande de mart(ue de commerce À moins que vous ne manquiez d'argent, cette déclaration est fausse. Si vous prévoyez investir de l'argent dans le marketing et le choix d'une marque, vous devez immédiatement présenter une demande de marque de commerce au Canada, selon l'utilisation proposée, et tenter de présenter une demande dans d'autres pays dans un délai de six mois afin de profiter de votre date de priorité. Dans de nombreux pays, les droits de marque de commerce sont accordés dans l'ordre des demandes reçues et un retard pourrait se révéler désastreux.
Le droit de Pl ne représente tout simplement t{u1un billet de liti9e coûteux La possession d'un brevet, d'une marque de commerce, d'un droit d' auteur ou d'un dessin industriel ne vous donne pas seulement le droit d 'empêcher les autres de l'utiliser. Profiter pleinement de vos droits de PI signifie également que vous devez les traiter comme s'il s'agissait de biens d'entreprise commercialisables (chapitre 7) .
Un seul droit de Pl est tout ce dont j1ai besoin Bien qu'une seule tentative bien ciblée puisse suffire, i l est préférable d'inclure dans votre arsenal quelques arm e s de rechange de calibres différents. Par exemple, pour p rotéger les éléments essentiels de son entreprise, Coca-Cola protège ce qui suit dans de nombreux pays : les noms Coke et Coca Cola, les couleurs rouge et blanc, les devises y compr i s
130
Partie I l l : La Partie des dix
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<< C 'est la référence » (lt's the real thing) , la forme courbée de la bouteille et, bien sûr, la formule secrète.
Si j1ai acheté la P11 je la possède sûrement Pas vrai. Si vous ne faites pas attention d'établir à qui appartient la Pl, les employés et les sous-traitants peuvent se retrouver à posséder des intérêts qui pourraient rendre la tâche difficile à votre entreprise lorsqu'elle tentera de maximiser la valeur de la PI.
]1ai 1 2 mois après alloir dit!ultjué mon inllention pour présenter une demande de brel/et Cela n'est vrai que s i votre marché s e limite au Canada et aux États-Unis. Au Canada et aux É tats-Unis, vous disposez d'une période de grâce de 12 mois avant de présenter votre demande, mais en Europe et dans la plupart du reste du monde, vous perdez vos droits de brevet si vous divulguez l'invention avant de présenter une demande de brevet quelque part.
Le Canada est un palJS futé en matière de Pl Faux. Les Canadiens pourraient faire beaucoup plus pour protéger leur PI et en tirer profit. Par exemple, pensez que les Suédois présentent 54 fois de plus de demandes de brevets par habitant au Canada que les Canadiens n'en présentent en Suède, et en Corée du Sud, on présente trois fois plus de demandes de marques de commerce par habitant qu'au Canada.
Notes • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Notes • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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National Research Council Canada
Canada
m i l to ns i p la
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le
Cet o u vra g e i l l ustre n otre ca b i n et : u n e expe rt i s e d i r ecte, u n e va l e u r exce pti o n n e l l e, u n e ca p a c i té d e p re m i è re c l a ss e à obte n i r des rés u l tats a u co u rs d e tra n s a ct i o n s d e P l et u n e n g a g e m e n t p rofo n d e nve rs l ' i n n ova t i o n .
Nous voulons vous a i d e r à prospérer g râce le
à
la
Pl.
